O QUE É UMA PATENTE DEPENDENTE?
(Do livro Manual de Redação de Patentes de Ari Magalhães)
É a patente que está atrelada a uma segunda patente, se reportando a esta última em uma relação de dependência direta. Um exemplo clássico é a patente que reivindica uma espécie enquanto uma segunda patente mais antiga reivindica o gênero dessa espécie. Outro exemplo é a patente que reivindica um componente de um objeto também protegido por patente. Um terceiro e último exemplo é a patente que reivindica um produto cujo processo de fabricação encontra-se reivindicado em outra patente.
Em todas as situações descritas acima, o titular da patente dependente não tem como reproduzir, comercializar ou utilizar o objeto reivindicado em sua patente se não receber autorização expressa do titular da outra patente.
Segue um exemplo ilustrativo desse tipo de situação.
Vamos supor que uma empresa A seja titular de uma patente para o elemento 1 da figura abaixo, e que a empresa B, após a concessão da patente de A, tenha desenvolvido o objeto 2, exibido na mesma figura.
Agora, vamos supor que a empresa B deposite um pedido de patente para sua tecnologia, e que o quadro reivindicatório desse documento compreenda uma única reivindicação que reivindica a combinação dos dois objetos acima (1 + 2).
Essa reivindicação será deferida? Teoricamente sim. Se o elemento 2 for patenteável, certamente (1 + 2) também o será.
E se uma patente que reivindica a tecnologia (1 + 2) for concedida para a empresa B, isso significa que esta empresa poderá produzir a combinação (1 + 2)? Em outras palavras, a patente de B, além de conferir exclusividade a seu titular, também garante o salvo-conduto para reprodução da tecnologia nela reivindicada?
A resposta é: Não!
A empresa B só poderá reproduzir o conteúdo reivindicado em sua própria patente se obtiver uma autorização expressa da empresa A ou alcançar na Justiça uma licença compulsória da patente da empresa A. Isto porque a empresa B tem em mãos uma patente dependente.
Para obtenção desse tipo de licença pela via legal, deve ser invocado o artigo 70 da LPI na fundamentação do pedido trazido na petição inicial da ação judicial protocolada em face de A.
Artigo 70 da LPI
A seguir é transcrito o texto do artigo 70 da LPI:
Art. 70. A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses:
I – ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra;
II – o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e
III – o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.
§ 1º Para os fins deste artigo, considera-se patente dependente que la cuja exploração
depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior.
§ 2º Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto
respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo.
§ 3º O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória cruzada da patente dependente
(LPI, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).
Note-se que, tal como postulado no inciso II do artigo transcrito, não basta que uma patente seja dependente de outra para que seja garantido o direito à licença compulsória da patente primária. Além da relação de dependência entre as duas patentes, o titular da patente dependente tem de comprovar que sua tecnologia trouxe “substancial progresso técnico” em relação ao aparato de seu interesse.
Evidente que o exemplo da tampinha de caneta é meramente didático; patentes dependentes comumente envolvem situações muito mais complexas e sofisticadas que o caso narrado. Patentes dependentes são bastante comuns em fármacos que utilizam mais que um princípio ativo em sua fórmula; processos de fabricação diversos, que obrigatoriamente devam ser utilizados para que seja alcançado determinado produto; e materiais complexos, patenteáveis e obrigatoriamente necessários à fabricação de determinado produto (como blindagens para coletes balísticos e materiais biocompatíveis para confecção de próteses humanas, por exemplo).
O tema se faz pertinente porque é primordial que o titular de um pedido de patente sempre entenda que a concessão da uma carta patente não lhe confere direitos de uso de uma determinada tecnologia. Para saber se é possível ou não produzir determinado produto no Brasil, é preciso que se faça uma pesquisa de documentos de patentes vigentes depositados em território nacional.
Esse tipo de busca é mais conhecido como busca de infração ou FTO search (do inglês freedom to operate search). Diferentemente da busca de anterioridade, a busca de infração tem como universo de pesquisa apenas os documentos depositados em território nacional, que tenham sido concedidos e estejam vigentes e pedidos de patente brasileiros com chances reais de deferimento.
