Quais os requisitos de patenteabilidade definidos na lei 9279 de 1996, a lei de propriedade industrial brasileira?

Os requisitos básicos de patenteabilidade para patentes de invenção estão definidos no artigo 8º da LPI, são eles: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. 

Requisito de novidade

A invenção tem de ser nova em âmbito mundial, assim se alguém em qualquer lugar do mundo já publicou sua invenção antes, ainda que sua invenção consista de uma cópia acidental, não haverá novidade. Não havendo novidade, a invenção não é patenteável (artigo 8º e 11 da LPI).

Segundo o Livro Comentários à Lei de Propriedade Industrial – IDS – 3ª Ed: “a novidade é requisito primordial para obtenção da patente. O sistema patentário baseia-se na troca entre o inventor e  a sociedade: o inventor revela sua criação e a sociedade reconhece seu direito à exclusividade temporária sobre ela. […] Contundo, seguindo uma tendência que vem se firmando, há que se excepcionar os atos praticados pelo próprio inventor dentro de um prazo limitado, a fim de que ele ainda tenha a oportunidade de proteger seu invento mesmo após ter promovido a sua divulgação. (pg 33)

Segundo Luiz Guilherme de Loureiro (A Lei de Propriedade Industrial Comentada – São Paulo: Lejus 1999 p. 53): a novidade deve sempre ser apreciada objetivamente, pouco importando se o inventor, ao realizar sua invenção ignorava que ela já estivesse dentro do estado da técnica.

Um detalhe na aferição ao requisito de novidade, é o fato de que o Artigo 11 parágrafo 2º da lei 9279 afirma que: § 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente.

Em outras palavras, apenas quando analisando o requisito de novidade, vale a data de prioridade dos documentos de patente depositados no Brasil. O legislador criou essa previsão na lei para evitar a concessão de duas patentes para o mesmo objeto no Brasil (tendo em vista que a publicação ocorre muito após o depósito do documento, mais precisamente, 18 meses após o depósito). Veja o que diz Antônio Abrantes sobre esse detalhe do artigo 11: 

A LPI, portanto, prevê a utilização de pedido de patente depositado no Brasil em sigilo quando da data de depósito do pedido em exame para fins de aferição de novidade e, portanto, a busca deve procurar recuperar pedidos de patente depositados no Brasil que tenham data de depósito ou prioridade anterior à data de depósito (ou prioridade se houver) do pedido sendo examinado. A literatura refere-se a tal documentação em sigilo como secret prior art. Douglass Thomas refere-se a esta expressão como imprecisa uma vez que sendo secreto, a rigor, não faria sentido denominar este documento de estado da técnica. […] T167/84 OJ 1987 conclui que um documento de patente em sigilo somente pode ser considerado anterioridade para fins de novidade de pedido subsequente se a matéria estiver explicitamente revelada no pedido anterior, ou seja, elementos equivalentes não são considerados como antecipação. (p. 19 Fundamentos do Exame de Patentes – Antônio Abrantes – Lumen Juris 2017)

Requisito de atividade inventiva

A invenção não pode ser óbvia a um técnico no assunto, em outras palavras, não pode haver nada similar à sua invenção no estado da técnica. Não havendo atividade inventiva, a invenção não é patenteável.

Segundo o Livro Comentários à Lei de Propriedade Industrial – IDS – 3ª Ed: “técnico no assunto será aquele que:

1 – possuir formação profissional geral de todo técnico;

2 – possuir a técnica especial do ramo de indústria no qual exerce sua atividade;

3 – conhecer, nas suas generalidades mais próximas, as técnicas próprias dos ramos da indústria análogos à sua;

4 – ter adquirido a habilidade e experiência profissional de um técnico que não é mais um principiante no ramo que exerce;

5 – ter como capacidade intelectual, aquela que em geral encontramos nos técnicos de um ramo particular.“

(pg 45 – Comentários à Lei de Propriedade Industrial – IDS – 3ª Ed)

Segundo Denis Borges Barbosa, apud Antônio Abrantes, em uma situação em que o mesmo titular deposita dois pedidos de patente no INPI, reivindicando matérias que revelem novidade, mas não revelem atividade inventiva quando comparados um ao outro, neste caso em particular, não haverá atividade inventiva, mesmo que a técnica anterior encontrada ainda esteja em fase de sigilo:

Considere que na análise de um pedido é encontrado como anterioridade um pedido de patente depositado no INPI, do mesmo depositante, em sigilo à época do depósito do pedido em exame, porém com algumas variações de modo a ter novidade, porém, sem atividade inventiva diante do primeiro documento de patente. Segundo Denis Barbosa, o examinador pode alegar a falta de atividade inventiva do pedido em exame diante desta anterioridade que se encontrava em sigilo à época do depósito, pois uma vez que os dois pedidos são do mesmo depositante não há como este alegar que desconhecia o primeiro documento, então em sigilo à época do depósito do segundo pedido. Segundo Denis Barbosa: “será considerada a novidade constritiva (artigo 11 parágrafo 2º da LPI) para apuração da atividade inventiva no caso de dois pedidos do mesmo titular, de forma a evitar o duplo patenteamento. (Pg 23 – Comentários à Lei de Propriedade Industrial – IDS – 3ª Ed)

Requisito de aplicação industrial

A invenção deve ser passível de reprodução por terceiros em um sistema de manufatura, agricultura, extrativismo ou prestação de serviço. Não havendo aplicação industrial, a invenção não é patenteável.

Segundo o Livro Comentários à Lei de Propriedade Industrial – IDS – 3ª Ed: “a definição do que se entende por aplicabilidade industrial é mais clara na Lei do que no código de 1971. Neste último, uma invenção era considerada suscetível de aplicação industrial quando pudesse ser fabricada ou utilizada industrialmente. Apesar de que, mesmo então, não se interpretasse de forma restritiva o que se deveria entender como “industrialmente”, este artigo elimina eventuais dúvidas neste sentido, estipulando que “indústria” deve ser interpretada em seu sentido mais amplo, como qualquer ramo de atividade produtiva. Esta nova definição está mais de acordo com previsão semelhante contida no art. 1, 3) da Convenção de Paris.” (pg.47)

Por outro lado, os requisitos básicos para a patente de modelo de utilidade são: novidade, ato inventivo e aplicação industrial.

De forma sucinta, o ato inventivo é o mesmo requisito de atividade inventiva só que apreciado em menor escala:

“Uma singela comparação dos conceitos legais de atividade inventiva e ato inventivo demonstra que a diferença é sutil: enquanto atividade inventiva baseia-se na não decorrência óbvia ou evidente do estado da técnica, o ato inventivo utiliza-se das expressões de maneira comum ou vulgar do estado da técnica. Na prática pela subjetividade da definição, já é difícil compreender o que seja uma decorrência óbvia ou evidente do estado da técnica, sendo ainda mais complicado diferenciar os conceitos de atividade e ato inventivo. Dessa dificuldade, resta somente a ideia de o requisito da atividade inventiva ser mais rígido e exigente do que o odo ato inventivo.” (Jacques Labrunie – Criações Industriais e Segredos de Negócio GVLAW 2007 p.119).

Não basta, contudo, que o invento (“invento” é o termo genérico que compreende modelo e invenção) tenha um grau de inventividade menor e atenda aos requisitos de novidade e aplicação industrial para que seja concedido como modelo de utilidade. É preciso que ele também atenda os demais preceitos do artigo 9 da LPI:

Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Além dos três requisitos básicos de patenteabilidade, temos também os requisitos extras descritos nos artigos 10 e 18 da lei 9279 de 1996.

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

        I – descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

        II – concepções puramente abstratas;

        III – esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

        IV – as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

        V – programas de computador em si;

        VI – apresentação de informações;

        VII – regras de jogo;

        VIII – técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

        IX – o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Art. 18. Não são patenteáveis:

        I – o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

        II – as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e

        III – o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

        Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.