NOVAS DIRETRIZES DE SOFTWARE

As novas diretrizes de software apresentadas Portaria/INPI/PR n° 411, de 23 de Dezembro de 2020 resolvem:

Art. 1° Instituir a nova versão das Diretrizes de exame de Pedidos de Patente envolvendo Invenções Implementadas em Computador (IIC).

Art. 2° Revoga-se a Resolução INPI/PR N° 158, de 28 de novembro de 2016.

Art. 3° A presente Portaria entrará em vigor em 01 de janeiro de 2021.

Este documento revisa e atualiza as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente Envolvendo Invenções Implementadas por Programa de Computador.

Os pedidos de patentes referentes à invenções implementadas em computador, são baseados em um processo, e portanto são enquadrados somente na natureza de patente de invenção.

Como qualquer pedido de patente de invenção, os pedidos envolvendo criações implementadas em computador devem atender aos requisitos legais previstos no Art. 9 da LPI: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

No exame de um pedido de patente de invenções implementadas em computador, o local de execução do processo é irrelevante, seja um computador de uso pessoal ou específico, como um controlador, como também é irrelevante o ambiente em que é executado, como Internet of Things (IoT).

A portaria INPI/PR nº 411 enquadra algoritmo e software da seguinte maneira:

“Considera-se como algoritmo uma sequência de passos lógicos a serem seguidos para a resolução de determinado problema. De acordo com essa definição, um algoritmo consiste em um método ou processo e, portanto, deve ser reivindicado como tal. Para ser considerado invenção é necessário que tal método ou processo não se enquadre nos incisos do art. 10 da LPI.”

 “Considera-se como software embarcado um programa de computador que determina o comportamento de um dispositivo dedicado. Nesse contexto, tanto a funcionalidade associada ao comportamento desse dispositivo pode ser patenteável na forma de processo, assim como dispositivo dedicado à referida funcionalidade pode ser patenteável na forma de produto. Entretanto, o programa de computador em si não pe patenteável por não ser considerado invenção. O fato de uma criação estar embarcada não é suficiente para que seja considerada invenção. Para tal, a criação não deve incidir nas restrições elencadas no art. 10 da LPI.”

Artigo 10 da LPI

inciso I: Métodos matemáticos

Problemas puramente matemáticos

O inciso I do art. 10 da LPI não considera como invenções os métodos matemáticos, sendo compreendidos como métodos que resolvem um problema puramente matemático, não possuindo uma aplicação em um problema técnico. Segundo a nova diretriz, o fato de um método matemático ser implementado em computador não afasta o enquadramento neste inciso, conforme o exemplo apresentado: “não é considerado invenção um método particular de integração numérica por ser um método que resolve um problema puramente matemático.”

Aplicação de métodos matemáticos

O Art. 10, no entanto, não exclui um processo que aplica o conceito matemático para obter uma solução para um problema técnico, tal processo pode ser considerado invenção desde que os efeitos resultantes sejam técnicos e não puramente matemáticos, conforme o exemplo apresentado na nova diretriz:

“Exemplo: um método de controle de motores que utilize uma técnica de integração numérica, de maneira a obter um resultado de maior velocidade de atuação ou de estabilidade, pode ser considerado invenção, pois está aplicado a um problema técnico, produz efeito técnico e, portanto, não se enquadra como método matemático.”

 Manipulações de grandezas físicas e dados abstratos

Quando aplicadas na solução de problemas técnicos e manipularem informações relacionadas a grandezas físicas ou dados abstratos, criações que envolvam conceitos matemáticos podem ser consideradas invenções, desde que apresentem resultados reais ou virtuais, conforme os exemplos apresentados na Portaria/INPI/PR n° 411:

“Exemplo de manipulação de grandezas físicas: um método de filtragem de dados sísmicos, que permite a redução do ruído, e um método de controle no comportamento dinâmico de um determinado veículo ou robô. Nesse caso, as grandezas físicas são, respectivamente, dados sísmicos e dados medidos por sensores de movimento.

Exemplo de manipulação de dados abstratos: um método de compactação de dados e um método de criptografia de dados.”

 Inteligência artificial, machine learning, deep learning…

Tendo cada vez mais relevância e diferentes aplicações, técnicas de inteligência artificial (IA), abrangendo ferramentas de machine learning e deep learning, entre outras, podem ser consideradas invenção quando aplicadas na solução de problemas técnicos.

Inciso III: Métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio ou de fiscalização

Esquemas, planos, princípios ou métodos, que sejam comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio ou de fiscalização não são considerados invenções, conforme o inciso III do Art. 10 da LPI. Segundo a Portaria/INPI/PR n° 411, o fato de esses métodos serem implementados em computador não afasta o enquadramento neste inciso, conforme o exemplo apresentado:

Exemplo: não são considerados invenções métodos de análise de viabilidade de negócios, de análise de mercado, leilões, consórcios, programas de incentivo, métodos de análise de pontos de venda, de transferência de fundos, de processamento de impostos ou seguros, de análise de patrimônio, de análise financeira, métodos de auditoria, de planejamento de investimentos, de planos de aposentadoria, de convênios médicos, métodos de compras on-line, método de vendas de passagens aéreas pela Internet, entre outros.

Mesmo quando utilizarem meios técnicos ou tenham utilidade prática, os itens contidos no inciso III do Art. 10 da LPI não são considerados invenção.

Inciso V – Programa de computador em si

O programa de computador em si não é considerado invenção e, portanto, não é objeto de proteção por patente por ser mera expressão de uma solução técnica, sendo que o regime de proteção apropriado ao programa de computador em si é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos, conforme indicado na Lei 9.609/98.

Entretanto, criações envolvendo programa de computador podem ser patenteada para processos ou produtos que solucionem problemas técnicos, desde que se alcance efeitos técnicos não relacionados exclusivamente a mudanças no código.

A expressão de um conjunto de instruções, ou seja, a maneira como tal método se manifesta, em uma linguagem, código objeto, código fonte ou estrutura de código fonte não é considerada invenção, ainda que sua execução proporcione efeitos técnicos, conforme o exemplo apresentado na Portaria/INPI/PR n° 411:

“Exemplo: não é considerada invenção o código fonte do programa que traga o benefício de maior velocidade, menor tamanho (seja do código fonte ou do espaço ocupado em memória), modularidade, entre outros, apesar de estes serem efeitos técnicos.”

 Caso o efeito técnico alcançado resolva um problema técnico e não diga respeito exclusivamente ao modo como o programa de computador é escrito, uma criação com aplicação industrial implementada em computador pode ser considerada invenção.

Na avaliação do efeito técnico, segundo a Portaria/INPI/PR n° 411:

“consideram-se os efeitos alcançados ao longo de todas as etapas desenvolvidas pela invenção implementada em computador. Exemplos de efeitos técnicos alcançados por invenções implementadas em computador são: otimização dos tempos de execução, de recursos do hardware, do uso da memória, do acesso a uma base de dados; aperfeiçoamento da interface com o usuário não meramente estética; gerenciamento de arquivos; e comutação de dados. É importante ressaltar que caso os efeitos técnicos sejam decorrentes de mudanças no código do programa de computador e não no processo, a criação não é considerada invenção.”

A interação entre o programa de computador e um hardware não caracteriza, necessariamente, que a criação é uma invenção. É necessário que o efeito técnico seja intencional e seja diretamente provocado pela invenção proposta, conforme o exemplo apresentado na Portaria/INPI/PR n° 411:

“Exemplo: criações implementadas em computador que tenham como intenção direta provocar uma redução no tempo de acesso à memória, um melhor controle de um elemento de robô ou uma melhor codificação de um sinal de rádio recebido podem ser objetos de patente.”

Inciso VI – Apresentação de informações

Qualquer criação implementada em computador cuja proposta seja somente apresentar conteúdo informacional, tal como música, texto ou imagem, é considerada apresentação de informação, não sendo considerado invenção, conforme disposto no inciso VI do Art. 10 da LPI.

Podem ser consideradas invenção Criações que proporcionem efeitos técnicos com aspectos funcionais, além de meramente apresentar a informação, conforme exemplo apresentado pela portaria:

“Exemplo: uma interface gráfica que associa anotações pessoais a trechos de um documento eletrônico através de tags XML pode consistir em uma solução técnica passível de patenteabilidade.”

 Quando uma informação codificada tem um caráter técnico, esta pode ser considerada invenção. Se a informação codificada apresenta uma relação de funcionalidade e/ou estrutural com um processo ou produto, esses também podem ser considerados invenção, uma vez que tem caráter técnico, conforme o exemplo apresentado pela Portaria/INPI/PR n° 411:

“Exemplo: um processo de gravação de dados com codificação específica em um suporte (HD, CD, DVD etc.) e um processo de gravação utilizando características volumétricas do suporte ou um aparelho de gravação empregando estes processos podem ser considerados invenção por terem relação funcional e estrutural com o suporte de gravação.”

Apesar de estruturas de dados, classes, objetos e estruturas de bancos de dados não serem consideradas invenções, uma criação que utilize ou gere estruturas de dados, classes, objetos ou estruturas de bancos de dados pode ser considerada invenção.

Inciso VIII – Métodos operatórios, terapêuticos ou de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou animal

Conforme o inciso VIII do Art. 10 da LPI que determina que técnicas e métodos operatórios, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal, não são considerados invenção, a implementação deste método em computador continua não sendo considerada uma invenção.

Entretanto, a Portaria/INPI/PR n° 411 diz que, mesmo que o método seja implementado por computador, se o método proposto não possui aplicação no corpo humano ou animal, ele poderá ser considerado invenção, conforme o exemplo apresentado:

“Exemplo: um método de processamento de sinais eletrocardiográficos que otimize o cálculo de sinais não-estacionários permitindo a obtenção de parâmetros que possam auxiliar o médico no diagnóstico de patologias pode ser considerado invenção.”

Requisitos de patenteabilidade

As regras aplicadas em qualquer patente de invenção são aplicadas à Invenções implementadas em computador, devendo possuir aplicação industrial, novidade e atividade inventiva.

Caso uma invenção implementada em computador seja uma automação de um processo manual, esta não possui atividade inventiva. Por mera automação a Portaria/INPI/PR n° 411 menciona: “a correspondência direta entre as etapas do processo manual e do automatizado.”, conforme o exemplo apresentado:

“Exemplo: considere que seja conhecido do estado da técnica um método caracterizado por misturar o composto X com o composto Y. Uma reivindicação que pleiteie “método implementado por um robô caracterizado por misturar o composto X com o composto Y” não pode ser protegida, pois o método pleiteado não é considerado inventivo, uma vez que constitui mera automação de método já conhecido. No entanto, o método de funcionamento do robô e a forma como os elementos que compõem o robô devem interagir de maneira a implementar a dita mistura, seria considerado inventivo. Neste caso, a proteção conferida a tal método incide sobre a operacionalidade do dito robô e não propriamente ao método de mistura conhecido da técnica, isto é, não se trata de proteção de uma mera automação, uma vez que a operacionalidade do robô é considerada inventiva diante do estado da técnica.”

 Para efeitos de atividade inventiva, são considerados os efeitos técnicos alcançados pela invenção implementada em computador. A criação deve evidenciar os efeitos técnicos pela sua implementação, e não do efeito técnico proporcionado pelo sistema de computação utilizado.

Estrutura do pedido de patente

Título

O título, assim como para qualquer pedido de patente, deve estar conciso, claro e preciso, identificando o objeto do pedido, contemplando as categorias das reivindicações pleiteadas.

Segundo a Portaria/INPI/PR n° 411:

”Expressões ou palavras tais como: software, programa de computador, produto de programa de computador, algoritmo, método comercial, método terapêutico, método financeiro, por definirem objetos que se enquadram diretamente nas restrições presentes no Art. 10 da LPI, não são aceitas.”

 Relatório descritivo: A descrição da invenção deve permitir que um técnico no assunto possa reproduzir a invenção, de forma idêntica a qualquer pedido de patente. Pequenos trechos do código fonte, quando utilizados para facilitar o entendimento da invenção, podem ser apresentados.

O descritivo admite termos técnicos e ou abreviaturas de uso comum em linga estrangeira quando não existir equivalência em português, conforme o exemplo apresentado na Portaria/INPI/PR n° 411:

“Exemplo: bitcoin, bitmap, boot, buffer, byte, cache, CDMA, data mining, desktop, drivers, firewall, hash, host, HTML, login, hub, mouse, online, phishing, pixel, plug-in, prompt, QPSK, RAM, entre outros.”

“Sugere-se que termos de uso comum sejam utilizados em português. Exemplo: navegador (browser), barramento (bus), dispositivo (device), banco de dados (database), disco rígido (hard disk), multimídia (multimedia), rede (network), senha (password), roteador (router), entre outros.”

 Desenhos: Podem ser apresentados para melhorar a compreensão da invenção, sendo recomendada a apresentação de fluxogramas com as principais funções do processo ou produto e de sua estrutura de dados, e a utilização de desenhos que exemplifiquem uma visão geral da criação em seu aspecto físico. Caso a invenção possua interface com o usuário, representações das principais telas de apresentação são recomendadas.

Reivindicações: Existem duas formas de reivindicação para invenções implementadas em computador, sendo elas, processo (método) ou produto (sistema, aparelho, dispositivo, ou equipamento associado ao processo).

As reivindicações cujo conteúdo se enquadram no Art. 10 da LPI, mesmo sendo aplicada em um computador, não são aceitas, conforme os exemplos contidos na Portaria/INPI/PR n° 411:

“Exemplo: não são aceitas reivindicações de categorias de software, programa de computador, produto de programa de computador, algoritmo, application, código, entre outros.”

 “Exemplo: um aparelho para calcular a solução de uma equação diferencial caracterizado apenas por meios para executar o método de Runge Kutta não é considerado invenção uma vez que sua contribuição reside no método matemático (inciso I do Art. 10 da LPI).”

No caso de uma reivindicação de um produto, a reivindicação deve mencionar os componentes físicos utilizados ou os meios técnicos utilizados.  Numa reivindicação de processo, a reivindicação deve revelar um conjunto de etapas para se chegar ao objetivo, conforme o exemplo citado na Portaria/INPI/PR n° 411:

“Exemplo: dispositivo caracterizado por compreender meios para executar método conforme definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 10; sistema para detectar um sinal caracterizado por compreender meios para implementar o método definido na reivindicação 1.”

Reivindicação de processo: Reivindicações de processos devem revelar uma sequência de etapas descrevendo suas funcionalidades técnicas. As reivindicações devem ser escritas como processo ou método, conforme exemplo apresentado na Portaria/INPI/PR n° 411:

“Exemplo: método para controle automático de embreagem caracterizado pelas etapas de medir a velocidade do motor, gerar um sinal de referência de deslizamento, comparar a velocidade do motor e a velocidade de entrada, controlar o acionamento da embreagem.”

 A falta de clareza sempre deve ser evitada, evitando o uso de expressões que podem gerar mais de uma interpretação, como “meios para” e “dispositivo para”.

Reivindicação de produto: Reivindicações de produto devem revelar seus componentes físicos (dispositivos, memórias etc.) ou seus termos de meios mais funções. Segundo a Portaria/INPI/PR n° 411: “a expressão “meios mais funções” é utilizada para se referir a construções de produtos que contenham meios ou dispositivos para realizar funções sem inserir definição de características físicas específicas de tais meios ou dispositivos”. Sendo que, como em todos os pedidos de patente, um técnico no assunto deve compreender quais meios utilizar para implementar a invenção reivindicada. Para tanto, o INPI veda o uso de diversas expressões que podem gerar ambiguidade ou ampliam indevidamente o escopo de proteção, conforme os exemplos apresentados na Portaria/INPI/PR n° 411:

“Exemplo: não é aceita a expressão “meios para armazenar dados” quando o relatório descritivo especificar que para a invenção proposta alcançar os resultados desejados há a necessidade de se utilizar uma “memória DRAM” e não houver fundamentação para que a invenção possa funcionar de forma adequada com qualquer tipo de memória.”

 “Tampouco são aceitas reivindicações de suporte definidas por expressões que possam ser interpretadas como sinônimos do termo “programa de computador”, tais como software, firmware e aplicativo. Exemplo: não são aceitas reivindicações como: “Suporte de gravação contendo programa de computador caracterizado por executar as etapas A, B e C”, “Memória lida por computador contendo software gravado caracterizada pelo software implementar o método com as etapas A e B” ou “Meio legível por computador caracterizado por um programa de computador”.”

 “Em uma reivindicação, as expressões meio(s) de gravação”, “meio(s) de armazenamento”, dentre outras, não são aceitas quando o termo “meio(s)” puder ser interpretado tanto como um método (conjunto de etapas) quanto como dispositivo físico, tornando a reivindicação ambígua e, portanto, sem clareza e precisão.”

Uma categoria de reivindicação de produto é a reivindicação de sistema. A reivindicação de um sistema refere-se aos equipamentos trabalhando em conjunto, sendo que, sempre que possível, deve informar como se relacionam os equipamentos e as funções desempenhadas por eles. Recomenda-se quando o sistema não puder ser descrito por meio de suas funções estruturais, descreva o sistema em função de meios mais funções, conforme o exemplo apresentado na Portaria/INPI/PR n° 411:

“Exemplo: sistema para controle automático da transmissão de trocas de marchas mecânicas compreendendo um estrangulador de combustível e uma transmissão mecânica de troca de marchas caracterizado pelo fato de compreender: i) dispositivo para detectar a relação de marcha efetiva utilizada durante cada operação de partida, e ii) memória para armazenar a relação de marcha efetiva utilizada durante cada operação de partida.”

 Outra categoria de reivindicação de produto é a reivindicação de suporte, conforme exemplifica a Portaria/INPI/PR n° 411: ”mídia de gravação, memória, sinal, onda, portadora, meio não transitório legível por computador, entre outros”.

As reivindicações referentes a um suporte que contenha um conjunto de instruções para um executar um método citado em uma reivindicação anterior são aceitas, desde que o referido método seja considerado uma invenção., sendo considerado, neste caso, que o suporte não contém apresentação de informação ou programa de computador, conforme exemplo apontado pela Portaria/INPI/PR: “memória lida por computador caracterizada por conter conjunto de instruções que, quando executadas, efetuam o método com as etapas A, B e C.”

Uma reivindicação de suporte contendo um método matemático, financeiro, comercial, contábil, educativo, publicitário, de sorteio, de fiscalização, terapêutico ou de diagnóstico, bem como o programa de computador que o implemente, conforme o Art. 10 da LPI, não é considerada invenção.

Resumo: O resumo, conforme a Portaria/INPI/PR n° 411, deve esclarecer de forma objetiva que o objeto do pedido de patente é uma invenção implementada em computador e não o programa de computador em si.