Tratamos a seguir do conceito de “atividade inventiva” presente no contexto dos requisitos básicos de patenteabilidade das patentes de invenção.

O requisito de atividade inventiva, também conhecido como requisito de não-obviedade requer que, além de ser nova, a invenção não decorra de maneira óbvia em relação a tudo que já existe.

O requisito de atividade inventiva é assim definido pelo artigo 13 da LPI:

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica (LPI, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Na prática, não tem atividade inventiva sempre que dois ou mais documentos de uma mesma área técnica, quando combinados, antecipem uma invenção. Evidente, contudo, que quanto mais documentos de técnica anterior forem necessários combinar para desconstruir uma invenção, mais fraca é a tese de falta de atividade inventiva. Alguns autores, como David Pressman, também entendem que, quando um único documento do estado datécnica não antecipa completamente uma determinada invenção mas a diferença entre essa técnica anterior e a invenção for indiscutivelmente óbvia, esse documento, quando tido isoladamente, constitui prova suficiente de sua falta de atividade inventiva.

Uma ressalva à regra da combinação de documentos para comprovação de falta de atividade inventiva é quando a combinação das técnicas existentes traz efeito técnico novo e imprevisível. Um exemplo bastante ilustrativo desse tipo de situação é a invenção da pólvora, que consiste na combinação de salitre, enxofre e carvão. Os três elementos citados já eram bastante conhecidos à época da criação da pólvora, suas propriedades e particularidades individuais eram do conhecimento de todos aqueles que tinham contato com esses elementos. Entretanto, à época de sua criação, ninguém, além de seu inventor, poderia esperar que a combinação desses três elementos daria origem a um explosivo potente que mudaria o curso da humanidade. Por esse motivo, entende-se que apesar da pólvora ser resultado da combinação de poucos elementos conhecidos, a atividade inventiva da mistura de enxofre, carvão e salitre é indiscutível.

Outra ressalva à combinação de documentos para comprovação de falta de atividade inventiva é quando a combinação de técnicas anteriores ocorre mediante a síntese de tecnologias pertencentes a áreas absolutamente distintas.

Quer saber se a sua invenção é patenteável?

Para ilustrar essa situação, imagine que um técnico da área de aeronáutica desenvolva uma nova asa de avião composta de uma nova liga metálica, sendo essa liga metálica modificada por aplicação de um laser, e a asa encoberta por uma película polimérica; tudo isso para resolver um único problema específico relacionado a turbulências enfrentadas a elevadas altitudes.

Agora imagine que, para antecipar a invenção, um terceiro interessado em obstar a concessão do pedido de patente para essa tecnologia tem de combinar cinco documentos pertencentes às seguintes classificações internacionais: B64C3/00 – Disposições construtivas de asas; C22 – Metalurgia; B22F3/105 – Tratamento envolvendo aplicação de laser radioativo; C08L23/00 – Polímeros; e Y02T50/00 – Aeronáutica.

Em tese, a combinação dessas cinco técnicas anteriores é fraca porque cada um dos cinco documentos utilizados para antecipar a invenção pertence a um campo tecnológico diferente. Por essa ótica, seria difícil provar que um técnico médio da área B64C3/00 também fosse versado nos assuntos das demais classificações internacionais.
Para padronizar as decisões administrativas do INPI, esse instituto criou uma cartilha que rege a conduta dos examinadores de pedido de patente durante o exame técnico desses documentos. Essa cartilha, aberta à consulta pública, leva o título de Diretrizes de Exame de Patentes.

As diretrizes de exame de patentes do INPI de 2002 citam alguns exemplos nos quais se reconhece a presença de atividade inventiva e algumas situações em que a existência da mesma é duvidosa ou inexistente.

Segundo as diretrizes de exame do INPI de 2002, são fatores que podem comprovar a existência de atividade inventiva: 

dados comparativos em relação ao estado da técnica que mostram a superioridade da invenção e são convincentes na demonstração da atividade inventiva;existência de problema técnico cuja solução era necessária e desejada há muitos anos, e a invenção é a resposta a esta necessidade;a solução apresentada pela invenção é contrária às atividades normais na mesma área técnica e um técnico no assunto não pensaria em seguir o mesmo caminho;sucesso comercial, se vinculado ao caráter técnico da invenção, e não devido à publicidade.

Fatores que evidenciam o oposto (i.e. que não há atividade inventiva) segundo as diretrizes de 2002 do INPI:

mera escolha ou troca de material cujas propriedades são conhecidas;
mera mudança de forma e/ou proporção;
mera justaposição de meios conhecidos;

O requisito de atividade inventiva é considerado por muitos o requisito mais subjetivo postulado pela LPI.

Para aqueles que não têm um background jurídico, é bastante desconfortável trabalhar com variáveis tão dependentes do prisma pessoal e do juízo de valor particular de cada indivíduo.

Por outro lado, operadores do direito, que trabalham diariamente com conceitos como “motivo torpe”, “princípio da insignificância jurídica”, “homem médio”, “bom pai de família”, “zelo do usufrutuário”, “dano moral” e outras tantas definições inerentemente subjetivas, não se afligem nem um pouco com o conceito etéreo e abstrato de “atividade inventiva”.

O que os neófitos em propriedade industrial têm de ter em mente é o fato de que não existe uma fórmula matemática infalível para a determinação da presença de atividade inventiva. Existem diversos métodos heurísticos que tentam atribuir maior objetividade e segurança jurídica a esse conceito – alguns dos quais apontados acima –, contudo nenhum desses métodos deve ser considerado infalível, absoluto ou incontestável.
Para ilustrar essa subjetividade, podemos fazer uma analogia com uma escala de gradiente monocromático, onde em uma extremidade existe o preto, na extremidade oposta existe o branco e entre as duas extremidades existem infinitas tonalidades de cinza. Assumindo que a cor preta representa uma tecnologia indiscutivelmente dotada de atividade inventiva e a cor branca representa uma tecnologia absolutamente óbvia, muito raramente iremos nos deparar com um elemento que se enquadre em um dos extremos desse gradiente monocromático. Por esse motivo, alguns dizem que o conceito de atividade inventiva é “cinza”, não é “preto no branco”.

Esta é a natureza jurídica do requisito de atividade inventiva, por mais que nos esforcemos – por mais diferentes os métodos heurísticos que utilizamos para aferir se uma tecnologia atende ou não a esse requisito –, é impossível nos desvencilharmos por inteiro da subjetividade inerente a esse requisito.