Como anular a patente de um concorrente?

A anulação de um documento de patente é uma das possíveis formas de defesa daquele que é réu em uma ação de infração de patentes ou daquele que de alguma forma se sente ameaçado pelo documento de patente do terceiro.

Existem três formas de anulação do documento de patente do terceiro, cada qual, aplicável a uma determinada fase do documento de patente.

 

1 – SUBSÍDIOS AO EXAME 

Quando o documento do terceiro ainda é um pedido de patente, que ainda não foi examinado nem concedido pelo INPI, o terceiro pode apresentar provas que auxiliem no exame desse documento. Evidente, que ao subsidiar o exame do pedido de patente o terceiro irá apresentar provas que levem a uma decisão de inferimento pelo examinador do INPI.

Vide Artigo 31 da lei 9279 de 1996, a LPI:

Art 31 – Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame. Parágrafo único. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido.

As provas mais comumente apresentadas pelos terceiros são técnicas anteriores (documentos que revelem objetos do estado da técnica) que atestem a falta de novidade ou falta de atividade inventiva (i.e. a obviedade) de uma invenção. 

Geralmente, para atestar a falta de novidade é apresentado um único documento contendo toda a matéria reivindicada no pedido de patente. Para atestar a falta de atividade inventiva é apresentada uma combinação de documentos de técnica anterior, que quando somados antecipam a invenção. 

1A – O QUE DIZ A DOUTRINA

Sobre o artigo 31 da LPI, diz a Lei Comentada do Instituto Dannemann Siemsen:

O “final do exame” como enunciado nesse artigo deve ser interpretado sob dois aspectos: (a) até a publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento do pedido deve o INPI aceitar a apresentação de subsídios, porém, (b) a seu critério, o examinador poderá não considerar os subsídios, em especial se estes chegarem a suas mãos após conclusão do parecer final, mesmo que esse ainda não tenha sido publicado.

Deixando de haver um prazo para oposição a contar da publicação do exame, não há mais razão para que o INPI o publique, simplificando-se o trâmite administrativo. Com isso, contudo, quando terceiros apresentam subsídios ao exame de um pedido recém-publicado, não haverá certeza de que o depositante efetivamente irá requerer o exame. Não obstante esta incerteza, o período de 60 dias a partir da publicação do pedido é o melhor momento para apresentação dos subsídios, uma vez que o exame, se requerido, não será iniciado antes do referido prazo, de tal modo que os subsídios deverão ser plenamente considerados pelo examinador. (p 75, Comentários à Lei de Propriedade Industrial – IDS – terceira edição – Renovar)

 

2 – NULIDADE ADMINISTRATIVA

Após a concessão da carta patente, i.e. após o deferimento e o pagamento da taxa de concessão pelo titular, inicia-se o prazo de seis meses em que o terceiro poderá arguir administrativamente a nulidade da patente.

Vide Artigos 50 e 51 da lei 9279 de 1996, a LPI:

Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:

        I – não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;

        II – o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente;

        III – o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou

        IV – no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão.

Art. 51. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente.

        Parágrafo único. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente.

Em outras palavras, por arguir administrativamente, entenda: o pedido de nulidade será peticionado no próprio INPI, sem a interferência ou intermediação do poder judiciário.

Como provas de nulidade, podem ser apresentadas técnicas anteriores que comprovem a falta de novidade e atividade inventiva da invenção; argumentos que comprovem que não há suficiência descritiva no descritivo da invenção (i.e. o documento de patente não explica todos os pormenores de como alcançar a invenção reivindicada); prova de acréscimo de matéria nova realizada após o requerimento de exame do documento; a falta de clareza e objetividade nas reivindicações; o não espelhamento das reivindicações no descritivo do documento; o exame com parecer desfavorável realizado por documento da mesma família de patente no exterior; algum argumento referente ao enquadramento da matéria reivindicada nas objeções dos artigos 10 e 18 da LPI; dentre outras considerações fundamentados na lei 9279 de 1996.

Assim como no caso dos subsídios ao exame, a prova mais comum é a apresentação de técnicas anteriores similares à invenção para fundamentar a falta de novidade ou de atividade inventiva do objeto reivindicado. 

 

 

2A – O QUE DIZ A DOUTRINA

Sobre o artigo 50-iii da LPI, diz a Lei Comentada do Instituto Dannemann Siemsen:

Este inciso estipula a nulidade como penalidade no caso de o titular haver incluído matéria adicional no pedido durante seu processamento no INPI, seja por meio de emendas voluntárias (art 32), de divisão (art 26) ou por meio de emenda realizada em reposta a parecer ou exigência (art 36).

Contudo, em nosso entender, a disposição não está formulada de modo totalmente correto. Como comentado em relação ao art. 17, o pedido depositado com reivindicação de prioridade interna pode conter matéria adicional, matéria essa que, contudo, não se beneficia da prioridade do pedido inicial. Portanto, no caso de o titular haver depositado um segundo pedido brasileiro reivindicando prioridade nos termos do art 17, a expressão “pedido originalmente depositado” deve ser interpretada como o segundo pedido que gerou a patente em causa e não como o primeiro pedido depositado. Por outro lado, em se tratando de pedido dividido, deve-se, de fato, considerar “pedido originalmente depositado” como aludindo ao pedido inicial, a partir do qual o pedido gerador da patente foi dividido, uma vez que o inciso II do art. 26 impede que o pedido dividido exceda a matéria revelada no pedido original. (p 144, Comentários à Lei de Propriedade Industrial – IDS – terceira edição – Renovar)

 

3 – NULIDADE JUDICIAL

A nulidade judicial é similar às outras duas em termos do que pode ser arguido para anulação do documento. 

A diferença é que essa pode ser arguida a qualquer momento após a concessão da patente: 

Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

        § 1º A nulidade da patente poderá ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.

        § 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.

        Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

        § 1º O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias.

        § 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

 

3A – O QUE DIZ A DOUTRINA

Encerrada ou não a instância administrativa, o INPI ou qualquer pessoa com legítimo interesse poderá promover a ação de nulidade da patente que tenha sido concedida ao arrepio da lei. Do enunciado extrai-se que a ação de nulidade se reveste tanto de caráter público como de caráter privado. 

Quando a lei prevê expressamente a legitimidade do INPI para interpor ação de nulidade de seu próprio ato concessivo da patente em razão da ilegalidade desse ato está outorgando ao INPI a titularidade da ação civil pública para controle jurisdicional objetivo da administração pública. De fato, os direitos de propriedade industrial, de acordo com a Constituição Federal, art 5° XXIX, e com o art. 2º da Lei n 9279;96, reflete o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do pías, daí por que o interesse público e a legitimidade do INPI para pleitear o controle judicial da legalidade de seus próprios atos. (p 147, Comentários à Lei de Propriedade Industrial – IDS – terceira edição – Renovar)

A declaração de nulidade tem efeitos diferentes da mera expiração do prazo de validade da patente, pois aquela gera efeitos ex tunc, como se a patente nunca tivesse existido. Portanto, haverá casos em que terceiros terão interesse jurídico na decretação da nulidade, mesmo após a expiração da patente. (p 121 Direito de Patentes Condições Legais de Obtenção de Nulidade – Jaques Labrunie – Ed Manole 2006)

 

3B – JURISPRUDÊNCIA DE NULIDADE JUDICIAL 

TRF-2 – REMESSA EX OFFICIO REO 200651015186120 RJ 2006.51.01.518612-0 (TRF-2)

DE FIXAÇÃO DE COMPONENTES MODULARES FORMADORES DE PENEIRAS PARA O SETOR DE MINERAÇÃO”, de titularidade da 2ª Ré. – As patentes de modelo de utilidade, definidas no artigo 9º, da LPI, protegem objetos aperfeiçoados, que foram melhorados com o objetivo de proporcionar maior vantagem e funcionalidade. – Demonstrado que o objeto da patente de modelo de utilidade é mero resultado do estado da técnica, já de conhecimento público, e não agrega nenhum tipo de novidade e atividade inventiva, deve o seu registro ser anulado.