O que é design around?
Design around é uma estratégia adotada por alguém que deseja alcançar uma determinada tecnologia patenteada, sem contudo esbarrar na proteção conferida pela patente que protege esse objeto. Em outras palavras, o design around é uma estratégia que visa contornar a proteção de uma patente de titularidade de um terceiro.
Se a patente X reivindica as características A, B e C para um determinado objeto e o concorrente do titular da patente X tenta fazer um objeto que alcance uma solução similar àquela descrita na patente X; o concorrente tenta copiar parte da solução alcançada na invenção da patente X, sem revelar uma ou mais das características A, B e C na sua reprodução; assim é implementada uma estratégia de design around.
O design around envolve simultaneamente o expertise jurídico em propriedade industrial e expertise técnico em engenharia. Um exemplo: quando um titular Y reivindica a primeira prótese ortopédica do mundo e define em sua patente que a referida prótese tem de ser feita de titânio; o concorrente desse titular tenta fabricar a mesma prótese trocando o aludido material por outros materiais mais compatíveis com esse uso, criando uma prótese de platina, por exemplo.
Para realizar esse trabalho precisa haver algum expertise técnico porque somente o técnico no assunto saberá que platina pode substituir o titânio na dada aplicação.
Do mesmo modo, somente um farmacêutico para dizer que lidocaína e etidocaína são substituíveis em uma determinada pomada; somente um metalúrgico para dizer que uma liga de cromo pode substituir um sólido maciço de alumínio em dada aplicação; e somente um engenheiro mecânico para afirmar que um carburador pode substituir sem prejuízos em eficiência uma injeção eletrônica em um dado motor.
Também precisa haver expertise em propriedade industrial em quem realiza o design around, porque somente quem domina essa área saberá dizer quando uma alteração na invenção original foge à matéria reivindicada na patente.
Uma das limitações do design around é a doutrina dos equivalentes vide art 186 da lei 9279 de 1996.
No caso citado acima, a troca de titânio por platina pode ser interpretada como uma substituição por um meio equivalente, o que caracterizaria uma infração por equivalência à patente da parte contrária. Esse é mais outro ponto que justifica o expertise em propriedade industrial do executor do design around, que tem de conhecer com precisão a doutrina dos equivalentes.
Por fim, concluímos que é importante entender a estratégia do design around para que o redator de um pedido de patente saiba redigir seu documento dificultando o design around de terceiros. Assim como ninguém constrói uma fortaleza sem saber das armas de seu oponente, ninguém deveria escrever um pedido de patente sem saber enxergar com o olhar do concorrente do titular da patente durante uma eventual tentativa de design around desse documento.
