Segundo a doutrina, há duas situações em que uma análise de infração envolvendo um Desenho Industrial (DI) será rápida e inexorável: quando o DI e o objeto em análise forem absolutamente iguais (haverá infração) e quando forem absolutamente distintos (não haverá infração). Um terceiro caso é quando o objeto e o DI em análise compreenderem simultaneamente características similares e características distintas um do outro. Neste caso, a doutrina recomenda a realização simultânea de três comparações:

i – uma primeira comparação do DI com os documentos do estado da técnica mais próximos ao DI e ao objeto de análise;

ii – uma segunda comparação envolvendo o objeto em análise e as mesmas técnicas anteriores da primeira comparação; e

iii – uma terceira comparação entre DI e objeto de análise;

Se das três comparações, a mais colidente for entre DI e objeto de análise, há infração; do contrário, não há infração.

Aqui vale o mesmo princípio da doutrina dos equivalentes aplicada às patentes, isto é, quanto mais disruptivo o objeto protegido por uma ferramenta da propriedade industrial, mais elasticidade tem de ser dada à determinação da infração.

Veja o que diz a doutrina nesse caso:

Quanto à extensão da proteção conferida pelo registro, diferentemente de patentes de invenção ou de modelo de utilidade, que contém reivindicações que definem aquilo que é protegido, os registros de desenho industrial protegem objetos com o formato daquilo que é ilustrado. A proteção em geral, estende-se a objetos tendo substancialmente o mesmo formato, o que inclui também objetos apenas ligeiramente diferentes daqueles que são ilustrados no registro.

Há duas hipóteses extremas em que a situação de um produto de terceiros é facilmente determinável quanto a uma suposta infração do registro: (a) o produto é idêntico àquele que é ilustrado no registro, situação em que a infração é óbvia; e (b) o produto é completamente diferente do registrado, quando, naturalmente, não haverá infração.

Sendo, porém, a abrangência da proteção assegurada algo subjetiva, o que dizer quando o produto de terceiro apresenta alguma semelhança com aquele que é ilustrado no registro? Antes de se iniciar uma comparação cuidadosa entre os produtos do suposto infrator e do registro, vale investigar o grau de ineditismo do desenho registrado. Isso porque a abrangência da proteção deverá ser tanto mais limitada quanto mais semelhantes ao desenho registrado forem os produtos do estado da técnica a considera. Inversamente, quanto maior o ineditismo do desenho proposto em relação à técnica anterior, maior deverá ser a abrangência da proteção conferida.

[…]

Uma possível maneira de se determinar se o produto de terceiro constitui infração de um registro de desenho industrial reside em se confrontarem a) o desenho protegido, b) o produto de terceiro que supostamente viola o registro e c) produtos pertencentes ao estado da técnica que mais se assemelham ao objeto do registro. Eventualmente, tabelas comparativas confrontado as principais características de a), b) e c) podem ser aplicadas nessa tarefa. Caso seja evidente que o produto desse terceiro se assemelha muito mais ao desenho protegido do que ao produto do estado da técnica, então se dispõe de uma primeira evidência de que há violação. Além disso, naturalmente, há que se fazer uma comparação isolada entre o desenho protegido e o produto de terceiro, a fim de se determinar, por exemplo, se ambos podem ser confundidos pelo consumidor. (página 215 do Livro Comentários à Lei de Propriedade industrial IDS 3 ed Renovar 2013 – grifou-se)

O que diz a jurisprudência:

Tutela de urgência. Alegação de usurpação, pela ré, de desenhos industriais de titularidade da autora e regularmente registrados no INPI. Estribos automotivos. Apesar do conteúdo da contra-notificação enviada pela ré à autora, que encaminha para o reconhecimento do direito desta por aquela, não há certeza, a partir da leitura dos documentos apresentados, da violação da propriedade industrial, sobretudo porque o formato desses acessórios parece seguir uma tendência no mercado. Contrafação não demonstrada. Laudos unilaterais insuficientes para autorizar a concessão da tutela de urgência. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP;  Agravo de Instrumento 2116020-16.2018.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível – 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 04/02/2019; Data de Registro: 06/02/2019)

Apelação – Propriedade industrial – Alegação de violação de registro de desenho industrial – Procedência – Inconformismo – Acolhimento – Discussão sobre validade dos registros que deve ser feita em face de órgão competente – Juízo que não está vinculado às conclusões do laudo pericial (art. 479 e 371, do CPC) – Apesar de possuírem alguma semelhança, os produtos das partes (sapatilhas) são visualmente diferentes – É da natureza do ramo da moda a existência de tendências e de inspirações, razão pela qual a existência de elementos comuns entre os produtos não afasta a originalidade – Originalidade que pode resultar da combinação de elementos conhecidos (art. 97, par. ún. da LPI) – No caso, não se verifica violação dos desenhos industriais da autora e nem confusão ao mercado consumidor – Capítulo da sentença relativo à indenização material foi devolvido a este E. Tribunal devido à relação de dependência com a questão sobre a existência de violação do registro de desenho industrial – Sentença reformada – Recurso provido. (TJSP;  Apelação 1037600-16.2015.8.26.0001; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional VI – Penha de França – 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2018; Data de Registro: 25/10/2018)