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Divisão de Pedido de Patentes: quando e como dividir um pedido invenção

Pedidos divididos são pedidos derivados de um pedido original, que por iniciativa do próprio depositante ou por solicitação do INPI, sofrem uma divisão do conteúdo de seu Quadro Reivindicatório. Os pedidos divididos têm por objetivo permitir que um pedido de patente se adeque aos requisitos da Lei de Propriedade Industrial (LPI) para que seja concedido, e, assim, auxilie na construção de um portfólio de patentes.

Quando é permitido dividir um pedido de patente?

A LPI permite que, durante o processamento de um pedido de patente, este seja dividido em um ou mais pedidos.

Este cenário é previsto pelo artigo 26 da LPI:

Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido:

           I – faça referência específica ao pedido original; e

           II – não exceda à matéria revelada constante do pedido original.

           Parágrafo único. O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado.”

Sendo que o final do exame é estabelecido pelo artigo 32 da Instrução Normativa 30/2013:

Art. 32 Para os efeitos dos artigos 26 e 31 da LPI, considera-se final de exame em Primeira instância, a data do parecer conclusivo do técnico quanto à patenteabilidade, ou o trigésimo dia que antecede a publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo, o que ocorrer por último.”

Por que dividir um pedido de patente?

Por exigência do INPI

Geralmente, o pedido dividido ocorre pelo não atendimento ao requisito de unidade de invenção (artigo 22 da LPI), ou seja, ocorre quando o pedido de patente possui em seu escopo de proteção duas ou mais invenções que não estão ligadas pelo mesmo conceito inventivo. Cumpre notar que este é único cenário em que o examinador pode solicitar de ofício a divisão do pedido.

A definição referente ao “conceito inventivo” é estabelecida no item 3.99 da Resolução nº 124/2013:

Por conceito inventivo único, ou unidade de invenção, entende-se que as diversas invenções reivindicadas apresentam uma relação técnica entre si representada por uma ou mais características técnicas especiais que são as mesmas ou correspondentes para todas as invenções reivindicadas”.

Assim, quando existem invenções que não estão ligadas pelo mesmo conceito inventivo, entende-se que estas são invenções distintas, devendo ser pleiteadas em pedidos separados.

Por vontade do depositante

A LPI ainda permite que a divisão ocorra por livre vontade da Depositante. Normalmente, isto ocorre com pedidos de patentes considerados complexos, mesmo as invenções sendo inter-relacionadas. Note-se que neste caso, a Depositante não necessita apresentar justificativa para requerer a divisão. Por exemplo, um pedido pleiteando as invenções A, B e C, que são inter-relacionadas, a titular entende que, de forma a construir o portfólio de patentes, seria melhor desmembrar tais invenções. Deste modo, a titular, por livre vontade, divide em três pedidos as invenções A, B e C, no pedido original mantem a invenção A, em um primeiro pedido dividido pleiteia a invenção B e em um segundo pleiteia invenção C.

Quando não é permitido dividir um pedido de patente?

Assim como toda regra, existem algumas exceções quando o assunto é divisão de patentes. A divisão não será aceita se:

  • implicar em mutilação ou dupla proteção da invenção ou modelo (artigo 18 da Instrução Normativa 30/2013), ou seja, quando for realizada a divisão, não é permitido retirar apenas algumas características de uma reivindicação (mutilação) ou reivindicar uma matéria mais específica do que a matéria revelada no pedido original (dupla proteção); ou
  • for realizada divisões de pedidos já divididos.

Mutilação da invenção 

A mutilação pode ser entendida como

[…] a separação, em dois ou mais pedidos, de características que, em verdade, não se dissociam, ou seja, de características que são essenciais à invenção em forma combinada.

Logo, caso sejam retiradas características essenciais, que estão, por exemplo, em uma reivindicação independente, para compor o pedido dividido, tal ação será considerada uma mutilação, uma vez que tais características são necessárias para definir a invenção do pedido original.

Dupla proteção da invenção

A dupla proteção ocorre quando se reivindica a mesma matéria, ou uma matéria mais especifica, em um pedido dividido. Mais especificamente, isto ocorre quando há uma mera replicação da matéria pleiteada no pedido original em um pedido dividido.

Por que a dupla proteção não é permitida?

A dupla proteção não é permitida pelo fato de que, por exemplo, havendo um pedido divido pleiteando uma matéria mais especifica que a do pedido original, caso ocorra uma contrafação da matéria pleiteada no pedido dividido, necessariamente haverá a contrafação do pedido original, portanto, neste caso, estamos diante de uma dupla proteção. 

Quais os requisitos para dividir um pedido de patente?

Com relação aos requisitos que devem ser observados para o depósito do pedido dividido, este deve fazer referência específica ao pedido original.

deve-se indicar no formulário de requerimento e no relatório descritivo que se trata de divisão, identificando o pedido original

Fora isso, o pedido dividido não deve exceder a matéria revelada que consta no pedido original. Isto é, não é permitido adicionar matéria nova ao pedido dividido, caso isso ocorra, o pedido não irá atender ao disposto no artigo 32 da LPI.

Com relação a incidência no artigo 32 da LPI, vale salientar que se a divisão ocorrer após o requerimento de exame do pedido original, o quadro reivindicatório do pedido dividido deverá se restringir à matéria reivindicada no quadro reivindicatório do pedido original. Em outras palavras, não será possível adicionar novas categorias e/ou ampliar a matéria reivindicada nas reivindicações do pedido dividido.

Ademais, o artigo 27 da LPI prevê que o pedido dividido terá a mesma data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade, se este for o caso.

Além disso, o artigo 28 da LPI prevê que o pedido dividido estará sujeito ao pagamento das taxas de depósito, bem como as taxas retroativas à etapa processual que se encontra o pedido original.

Por exemplo, se a divisão é realizada durante a fase de exame do pedido original, o pedido dividido ficará sujeito, de imediato, ao pagamento da taxa de depósito, taxa de exame e das anuidades vencidas”.

Cabe salientar que para evitar que o pedido dividido incida em dupla proteção, as reivindicações do pedido dividido deverão ser excluídas do pedido original.

Considerações finais

Portanto, pedidos divididos são instrumentos importantes para a adequação de um pedido visando a sua concessão e, consequentemente, auxiliam na construção de um portfólio de patentes.

Por outro lado, no momento que for decidido fazer um pedido dividido, deve-se conhecer todos os requisitos e particularidades, de forma a se poder ter o benefício completo deste dispositivo.

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