Modelo de Utilidade e Infração por Equivalência

Os doutrinadores da área de propriedade industrial criaram algo que se convencionou chamar de “Doutrina dos Equivalentes”  (vide: Denis Borges Barbosa / Criações Industriais Segredos de Negócio e Concorrência Desleal / Editora Saraiva / 2007 p. 200 – 210). Consubstanciada no artigo 186 da Lei 9279 de 1996, Lei de Propriedade Industrial), a doutrina dos equivalentes define que, para que um produto seja considerado infrator, é suficiente que ele compreenda características substancialmente iguais às características definidas por uma reivindicação independente. Mais adiante vamos ver como ela se aplica à analise de infração para modelos de utilidade. 

Segundo a referida doutrina, para determinar que uma característica de um produto P é substancialmente igual a uma característica de um objeto definido em uma reivindicação independente Y, é preciso que esta característica do produto P tenha:

1. substancialmente o mesmo formato que a característica do objeto definido na reivindicação independente Y;
2. substancialmente a mesma função que a característica do objeto definido na reivindicação independente Y; e
3. alcance substancialmente o mesmo resultado alcançado pela a característica do objeto definido na reivindicação independente Y.

No exemplo a seguir, o produto P4 infringe a reivindicação nº 1 da patente X apenas se a característica Z tiver substancialmente o mesmo formato, substancialmente a mesma função e alcançar substancialmente o mesmo resultado que a característica C da reivindicação nº 1 da patente X.

Note-se que, a doutrina dos equivalentes é aplicada apenas quando existam características paralelas, na reivindicação e no produto infrator, que possam ser entendidas como equivalentes entre si. Quando a reivindicação define n características e o produto supostamente infrator revela n – 1 características (i.e., um número menor de características), em tese não é possível fazer uso da doutrina dos equivalentes para fundamentar uma infração.

Quando, para determinação de uma infração, for necessário fazer uso da doutrina dos equivalentes, diz-se que há “infração por equivalência”. Quando não é necessário usar a doutrina dos equivalentes, diz-se que há uma “infração literal”.

Um caso clássico de infração por equivalência seria a confrontação de uma reivindicação independente para uma mesa dotada das caraterísticas A, B, C, que compreende parafusos como elementos de fixação de suas peças e uma mesa comercializada por um concorrente do titular da patente, dotada das mesmas características A, B, C, mas que compreende pregos, em vez de parafusos, como elemento de fixação de suas peças.

Infração por equivalência aplicada a patentes de modelo de utilidade:

A infração a modelos de utilidade deve ser apreciada com mais rigidez do que a infração a patentes de invenção. Se na análise de reivindicações independentes de patentes de invenção não se pode derivar um “conceito inventivo geral” (Ivan Bacellar Ahlert – Criações Industriais Segredos de Negócio e Concorrência Desleal – Editora Saraiva – 2007 –  p. 166) que emana do descritivo ou das reivindicações para se determinar uma infração, na análise do quadro reivindicatório de modelos de utilidade, o rigor no estabelecimento da infração deve ser ainda maior, preferindo sempre a verificação de infração literal em oposição a infração por equivalência. Isto porque, a doutrina entende que a falta de rigidez no atendimento ao requisito de “ato inventivo” para concessão de Modelos de Utilidade deverá ser inversamente proporcional à rigidez na determinação da infração às reivindicações desses documentos.

E isto não é mera elucubração do autor desse blog, isto é o entendimento unânime da doutrina, conforme citações a seguir:

“Embora não expressamente prevista na lei, por sua própria natureza, a abrangência da proteção de uma patente de modelo de utilidade deve também ser mais restrita do que aquela de uma patente de invenção, visto que, como regra geral, a amplitude da proteção deve ser proporcional ao grau de inventividade. A aplicação do conceito de equivalência na interpretação de modelos de utilidade deve, portanto, ser feita com cautela, a fim de que não se estenda a reivindicação para além daquilo que efetivamente representa a criação do inventor.” (linha 6 página 26 do livro livro Comentários à Lei de Propriedade Industrial – IDS 3ª Edição)

“O escopo de uma patente de invenção é mais amplo que o de uma patente de modelo de utilidade. Da mesma forma que em uma invenção o critério de inventividade exigido para concessão de uma patente é mais elevado que o exigido em um modelo de utilidade. O impacto no exercício do direito é o de que o escopo de proteção, ou seja, o número de variações protegidas pela patente, dentro do objeto literalmente descrito no quadro reivindicatório é menor para os modelos de utilidade quando comparado ao escopo de proteção conferido a uma patente de invenção” (Antonio Abrantes – Patentes de Modelo de Utilidade no Brasil – Lumen Juris – 2014).

“A pratica jurisprudencial indica que o escopo da patente tende a ser maior, ou menor, para efeitos de determinar a extensão das equivalências, conforme a importância inovadora da patente padrão. Uma patente inaugural, de grande significado para a tecnologia pertinente, terá suas reivindicações interpretadas de maneira a dar maior substancia a proteção.

Reversamente, uma pequena invenção, sem dúvida patenteável mas corriqueira, terá suas reivindicações lidas estritamente, ate mesmo literalmente. Tal ocorre sem haver qualquer política industrial judiciaria, mas simplesmente porque nos campos ainda não desbravados pela tecnologia, ainda não existe matéria em domínio publico, ou no alcance de patentes alheias” (Denis borges Barbosa,  Criações Industriais Segredos de Negócio e Concorrência Desleal – GV Law – Editora Saraiva – página  243).

“Courts have determined how broadly they see “equivalents” based on the degree of advance over the art the original patent represents. When the patent is on a “mere improvement” the courts tend not to consider as “equivalent”a product or process that is even a modest distance beyond the literal terms of the claims” (MERGES, R. P.; NELSON, R. R. On the complex economicsof patent scope, 90. Berkeley: Columbia Law Review, 1990. 1990, pp. 853-868).

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