A desnecessidade de ajuizamento de ação de nulidade de patentes para alegar a nulidade como matéria de defesa em ação de violação
O ajuizamento de uma ação de violação de patentes é o caminho mais comum adotado pelo titular de uma patente em caso de infração – pelo menos quando não foi possível às partes resolver a questão amigavelmente.
No entanto, um dos principais motivos que impedem uma solução amigável em uma situação pré-litigiosa envolvendo infração de patentes é justamente o entendimento pela parte acusada de violação de que a patente não reuniria os requisitos legais necessários para sua concessão.
Em outras palavras, a conduta do infrator estaria lastreada no entendimento de que o INPI teria errado ao conceder a patente de invenção ou modelo de utilidade, uma vez que faltaria novidade, atividade inventiva ou aplicação industrial no caso da patente de invenção ou uso prático, ato inventivo, suscetibilidade de aplicação industrial, nova forma ou disposição no caso do modelo de utilidade.
Por outro lado, uma vez que a patente tenha sido concedida pelo INPI e expirado o prazo para apresentação de recurso administrativo de nulidade, não resta alternativa ao terceiro prejudicado pela concessão da patente senão o ajuizamento de ação judicial objetivando obter a decisão judicial reconhecendo que tal patente careceria dos requisitos mínimos de patenteabilidade e, portanto, seria nula.
Nesse contexto, muitas vezes o terceiro interessado deixa de tomar as medidas necessárias para resguardar sua faculdade de utilização de uma tecnologia – a qual passa ao âmbito exclusivo do titular da patente quando de sua concessão – para posteriormente ser acionado pelo titular da patente. Ou seja, a inércia do terceiro interessado, que deixa de requerer a nulidade da patente seja pela via administrativa ou judicial, acaba por sujeitá-lo ao ajuizamento de ação judicial contra si.
Nessa hipótese, o entendimento jurisprudencial mais recente é no sentido que, mesmo ajuizada ação judicial contra este terceiro (apontado como infrator), não será obrigatório o ajuizamento de uma ação judicial de nulidade. Assim, o infrator pode alegar a nulidade da patente como matéria de defesa na própria ação que busca sua responsabilização por violação patentária.
Assim já entendeu o Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE E DESENHO INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA NULIDADE DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO CURSO DE AÇÃO DE INFRAÇÃO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA ESTADUAL. ARTS 56, § 1º, E 118 DA LEI N. 9.279/96. REDAÇÃO CLARA DA LEI NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE NULIDADE COMO MATÉRIA DE DEFESA. RESSALVA APLICÁVEL APENAS A PATENTES E A DESENHOS INDUSTRIAIS. RESSALVA NÃO APLICÁVEL A MARCAS.
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A Lei n. 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial – exige, como regra, a participação do INPI, autarquia federal, nas ações de nulidade de direitos da propriedade industrial.
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Nos termos dos arts. 57, 118 e 175 da Lei n. 9.279/96, as ações de nulidade de patentes, desenhos industriais e de marcas devem ser propostas perante a Justiça Federal.
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Esse mesmo diploma legal, no entanto, faz uma ressalva expressa no que diz respeito às patentes e aos desenhos industriais, ao possibilitar a arguição de sua nulidade pelo réu, em ação de infração, como matéria de defesa, dispensando, excepcionalmente, portanto, a participação do INPI.
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Essa ressalva não é aplicável às marcas.
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O reconhecimento da nulidade de patentes e de desenhos industriais pelo juízo estadual, por ocorrer apenas “incidenter tantum”, não faz coisa julgada e não opera efeitos para fora do processo, tendo apenas o condão de levar à improcedência do pedido veiculado na ação de infração.
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RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ, REsp 1843507 / SP, 3ª Turma, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 06/10/2020)
Desse modo, atualmente não há maiores dúvidas quanto à possibilidade de se alegar a nulidade de uma patente em matéria de defesa na ação buscando a responsabilização de terceiro por infração patentário, podendo o réu alegar a ausência dos requisitos legais mínimos para concessão mesmo que tenha permanecido inerte diante da notícia de seu deferimento pelo INPI.