Quando um inventor deseja patentear seu produto e descobre que já existe um produto similar já patenteado pode desanimar e desistir da ideia de fazer um pedido de patente. De fato, muitas vezes, um produto com pretensões de ser patenteado guarda similaridades com produto(s) já patenteado(s), mas isso não representa, necessariamente, impedimento para a obtenção de uma carta patente.

A questão crucial é: o que exatamente se entende por similar, ou ainda, similar em que sentido?

Como se pode responder a essa questão crucial e saber se vale a pena tentar patentear um produto similar? A busca de anterioridade é um instrumento importante para solucionar esses problemas.

A BUSCA DE ANTERIORIDADES

O que é exatamente uma busca de anterioridade? O seguinte trecho da obra de Magalhães (2016), p. 24, responde à pergunta:

Busca de anterioridade é uma pesquisa de técnicas anteriores que deve ser realizada antes da elaboração do pedido de patente. Esse tipo de pesquisa tem a finalidade de descobrir se uma determina tecnologia já existe ou não existe no estado da técnica.

Estado da técnica, por definição, é tudo aquilo que já foi divulgado – por vídeo, publicação escrita, áudio, palestra, conferência ou qualquer outro meio de comunicação – anteriormente ao depósito do pedido de patente, ou seja, anteriormente à apresentação do pedido de patente ao INPI (art. 11, LPI).

Saber se uma tecnologia já está ou não compreendida pelo estado da técnica é importante, porque a lei brasileira de propriedade industrial determinada, em seu artigo 8º, que uma invenção tem de ser nova e inventiva para que seja qualificada como objeto de patente. (negrito nosso)

Assim, quando um inventor deseja elaborar o pedido de patente de sua invenção, é recomendável que se faça antes uma busca de anterioridade para verificar se sua invenção não é uma novidade ou se ela não decorre de forma evidente do estado da técnica, na ocasião da busca. A busca de anterioridade é recomendável, pois, caso ela detecte que não existe novidade ou não há atividade inventiva na invenção, a probabilidade da patente ser concedida é baixa, sugerindo que o investimento em tempo e dinheiro para a elaboração e submissão de um pedido de patente não valem a pena.

Importância da busca de anterioridade

A busca de anterioridade não é importante apenas para uma eventual desistência ou prosseguimento de um pedido de patente, mas também auxilia, quando for o caso, na elaboração de um pedido de patente. Como explica Magalhães (2016), p. 24:

A busca de anterioridade é importante pelos seguintes motivos:

1. Pode antever um futuro parecer negativo do INPI, fazendo com que o titular espontaneamente desista de obter um pedido de patente para sua invenção. Note-se que essa desistência precoce pode economizar bastante tempo e recursos financeiros do titular do pedido de patente, além de evitar uma frustração futura e inesperada.
2. Auxilia na determinação do escopo de proteção conferido pelo quadro reivindicatório do documento do pedido de patente (vide item 5.3.3 do presente livro).

III. Exibe os futuros obstáculos à concessão da patente. Saber antecipadamente acerca desses obstáculos é interessante porque isto nos permite nos antevermos aos mesmos, elaborando um pedido de patente que seja capaz de driblá-los.

O item III da citação anterior é relevante para as invenções que forem similares a produtos já patenteados, pois destaca as diferenças que possibilitariam a concessão de patente. Para haver chance de concessão de patente, os requisitos de patenteabilidade de novidade e atividade inventiva devem estar presentes e traçam uma linha entre o que é semelhante e o que é diferente entre o produto similar a o produto já patenteado.

REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE: AS DIFERENÇAS QUE IMPORTAM

A patenteabilidade está caracterizada no Capítulo II da LPI. Uma invenção é patenteável se ela preencher três requisitos: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Esta definição de patenteabilidade encontra-se no Artigo 8º da LPI.

As noções de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial estão definidas dentro do Capítulo II supracitado. No caso em tela, os requisitos da novidade e da atividade inventiva são especialmente relevantes e, por isso, se procederá a uma análise mais detalhada delas.

a) NOVIDADE

Para que um invento atenda ao requisito da novidade, é necessário que ele não esteja compreendido no estado da técnica, ou seja, que essa tecnologia não tenha sido tornada acessível ao público em âmbito mundial. Vide o Artigo 11 da LPI:

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

• 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.
• 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente.
• 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional. 

Tome-se como exemplo, uma esteira de corrida automatizada. Essas esteiras oferecem diversas funções para o usuário, como controle de velocidade, medição de velocidade, consumo energético, etc. Se uma invenção oferecer as mesmas funções e nada mais, será parte do estado da técnica. Assim sendo, não convém pedir uma patente que tenha como reivindicação funções ou características de funcionamento já existentes: não há novidade. Mas se a reivindicação for a respeito de alguma inovação na esteira, como, por exemplo, um indicador novo, que meça outros parâmetros da atividade física, pode haver novidade.

b) ATIVIDADE INVENTIVA

Para que um invento atenda ao requisito de atividade inventiva, é necessário que ele não decorra de maneira óbvia ou evidente do estado da técnica para um técnico no assunto, vide o Artigo 13 da LPI.

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

O requisito de atividade inventiva depende do requisito de novidade. A novidade é uma condição necessária, porém não suficiente para que haja atividade inventiva. Se não houver novidade, certamente não há atividade inventiva. Por outro lado, se houver novidade, não há necessariamente atividade inventiva. Depois que se verificou a novidade da invenção, deve-se observar se há atividade inventiva. A verificação de atividade inventiva é, basicamente, se a solução a um problema não é óbvia para um técnico da área.

Novidade vs Atividade Inventiva 

Retomando o exemplo da esteira, se o novo indicador for, por exemplo, apenas um contador de passadas por minuto, pode existir novidade (caso ninguém tenha feito essa substituição antes), mas pode não haver atividade inventiva, pois é uma solução óbvia que qualquer técnico da área poderia pensar, já que seria apenas um outro tipo de indicador de velocidade, que requer uma simples conversão de unidades.

Assim, quando se deseja patentear uma invenção, que é, em sentido lato, similar a outras já patenteadas, deve-se atentar para as diferenças e se essas diferenças trazem novidade e atividade inventiva. Como esclarece e reforça Magalhães (2016), p. 70-71:

Quando à primeira vista uma invenção for similar a uma técnica anterior, mas o titular tiver certeza de que existe argumento suficientemente convincente para desvincular uma tecnologia da outra, uma boa estratégia é apontar essa técnica anterior na descrição do estado da técnica do documento e revelar no descritivo do pedido de patente as diferenças entre ambas as tecnologias.

No que diz respeito a essas diferenças, que fiquem claros dois pontos:

1. Pelo menos uma das diferenças entre ambas as tecnologias (técnica anterior e invenção) deve ser interpretada como uma vantagem da invenção; do contrário, não está caracterizada a presença de aplicação industrial.
2. A referida diferença não pode ser óbvia, isto é, não pode constituir uma alteração que qualquer técnico no assunto pensaria em realizar para alcançar o mesmo resultado obtido pela invenção; do contrário, não está caracterizada a presença de atividade inventiva.

Uma observação importante, é que, pelo menos, uma diferença deve ser uma vantagem da invenção em relação às técnicas anteriores, pois, caso contrário, não fica caracterizada a aplicação industrial. Portanto, ao redigir o pedido de patente, deve-se argumentar que a invenção traz vantagens em relação às técnicas anteriores.

CONCLUSÃO

A questão da similaridade deve ser avaliada com cuidado. Deve-se observar as diferenças entre a invenção e o(s) produto(s) similar já patenteado(s): as diferenças da invenção devem trazer novidade e atividade inventiva. Deve-se lembrar também que, pelo menos, uma diferença seja uma vantagem com respeito ao estado da técnica.

A busca de anterioridade é uma forma de se evitar investimentos inúteis, nos casos adversos, ou de elaborar um bom pedido de patente, nos casos que se mostrem favoráveis, em um produto similar.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativo à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 mai. 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>

MAGALHÃES, A. Manual de redação de patentes. Salto: Schoba, 2016. 264 p.