Uma dúvida muito comum em matéria processual é a diferença entre prescrição, decadência e preclusão – isso não é diferente quando se trata de direito processual em disputas envolvendo propriedade industrial.

De modo geral, podemos entender o ajuizamento uma ação judicial como o meio para o exercício da pretensão de um direito. Em outras palavras, o direito material não se confunde com o direito processual, na medida em que o processo é o mecanismo pelo qual o titular de um direito subjetivo dispõe para fazer valer sua pretensão sobre um direito.

Nesse sentido, o detentor de uma patente tem nos termos do artigo 42 da Lei de Propriedade Industrial, o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produtos objeto da sua patente. Essa faculdade se trata do direito material subjetivo do titular da patente.

No entanto, caso terceiro venha a produzir e comercializar algum bem que reproduza o teor de alguma reivindicação independente da patente, seu titular precisará recorrer à jurisdição estatal para exercer sua pretensão de coibir tal violação. Por outro lado, a pretensão do titular de qualquer direito tem um prazo de validade e, uma vez que tal pretensão não venha a ser exercida dentro de tal lapso temporal, será extinta.  Esse fenômeno recebe o nome de prescrição.

A prescrição, no entanto, não afeta o direito subjetivo de seu titular – este permanece intacto. Assim, caso uma nova violação venha a ocorrer, o titular poderá tomar as medidas necessárias para a coibir.

A decadência, por outro lado, é a perda de um direito potestativo (direito de sujeitar alguém ao seu interesse jurídico) em razão da falta de atitude de seu titular.

Assim, quando a Lei de Propriedade Industrial dispõe de prazo para que terceiros interessados proponham ação de nulidade contra a concessão de uma patente, desenho industrial ou marca, a inércia do legítimo interessado extingue qualquer possibilidade de fazê-lo uma vez que tal lapso temporal venha a se encerrar. Trata-se, portanto, de uma hipótese de decadência dentro do direito de propriedade industrial.

Desse modo, especificamente no caso das patentes, qualquer legítimo interessado tem o direito de ajuizar uma ação de nulidade contra uma patente concedida pelo INPI até o último dia da vigência de tal patente. Uma vez que tal patente venha a expirar, não poderá qualquer pessoa, por mais legítimo que seja seu interesse, buscar o reconhecimento de sua nulidade.

Tal hipótese não se confunde, portanto, com a pretensão do titular de uma patente de coibir violações perpetradas por terceiros, a qual prescreve em 10 (dez) anos a contar da data do ilícito, considerando-se que tal prazo se renova a cada dia enquanto perdurar a violação, uma vez que a infração de patente é considerada um “ilícito continuado”. Já a pretensão indenizatória relacionada aos danos decorrentes da infração de uma patente, por sua vez, prescreve em 5 (cinco) anos.

Assim, supondo que o titular de uma patente concedida em 2014 venha a tomar conhecimento apenas em 2020 que sua patente é objeto de infração por terceiro desde 2015, ele poderá ajuizar uma ação buscando coibir a violação de sua marca, uma vez que a infração se renova a cada dia. Nesse caso, ele poderá requerer indenização pela violação de sua patente pelos 5 (cinco) anos que precederam o ajuizamento da ação. Ou seja, caso a ação venha a ser ajuizada apenas em fevereiro de 2021, o titular da patente apenas poderá pleitear indenização pelos danos decorrentes da violação da patente a partir de fevereiro de 2016.

Da mesma forma, mesmo que a patente já tenha expirado, o titular poderá requerer indenização pelo período em que sua patente permaneceu vigente nos 5 (cinco) anos que precederam o ajuizamento da ação. Desse modo, caso a violação tenha tido início em 2013, a patente tenha expirado em março 2022 e o titular apenas tenha tomado conhecimento do ilícito em 2023, caso ele venha a ajuizar uma ação indenizatória em março de 2023 poderá pleitear indenização referente ao período que se estendeu entre março de 2018 (5 anos antes do ajuizamento da ação) e março de 2022 (fim do ilícito em razão da extinção da patente).

Ainda, tendo em vista o caráter continuado da infração, mesmo que o titular de uma patente concedida em 2015 tome ciência de que sua patente é violada desde 2018 e notifique o infrator em 2020, ele poderá requerer a cessação do ilícito mesmo em 2024 (desde que a violação continue a ocorrer). Neste caso, no entanto, ele poderá pleitear indenização apenas pelo período de 5 (cinco) anos que precedeu o ajuizamento da ação. Entretanto, caso o infrator venha a comprovar, em matéria de defesa, que a violação cessou no próprio ano de 2018, a ação será extinta em razão da prescrição da pretensão indenizatória, uma vez que o prazo prescricional, nesta hipótese, teria começado a correr a partir da data em que o terceiro deixou de infringir a patente.

Por meio de tais exemplos, compreende-se que a data do fim da infração, seja em razão da cessação do ilícito pelo infrator ou pela extinção da patente, é o marco temporal relevante para fins de se averiguar o prazo prescricional em ações buscando o pagamento de indenização pela violação de patente.