Patentes Mailbox e Patentes Pipeline são dois institutos compreendidos pelas disposições transitórias da lei 9279 de 1996 (a lei de propriedade industrial, LPI).
Mais precisamente, Mailbox e Pipeline têm a ver com a transição entre a lei 9279 de 1996 e a lei 5772 de 1971 no que tange às objeções legais da lei anterior para as referidas indústrias: química, farmacêutica e alimentos.
Note-se que, no o artigo 9º as alíneas “b” e “c” da antiga lei de propriedade industrial (lei 5772 de 1971) proibiam a concessão de patentes brasileiras para os referidos gêneros:
Art. 9° Não são privilegiáveis:
b) as substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos, ressalvando-se, porém, a privilegiabilidade dos respectivos processos de obtenção ou modificação;
c) as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação;
Note-se também que, as duas alíneas desse artigo não encontram mais respaldo na lei de propriedade industrial atual.
Em 1996, por conta assinatura do tratado TRIPS imposto pelo Organização Mundial do Comércio ao Brasil, nosso país teve de incluir em nossa legislação de propriedade industrial a possibilidade de patenteamento dos referidos gêneros outrora excluídos deste privilégio. Vide artigo 27, seção 1 do acordo TRIPS:
TRIPS – Art 27 – 1 – Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application.5 Subject to paragraph 4 of Article 65, paragraph 8 of Article 70 and paragraph 3 of this Article, patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced.
O mesmo acordo TRIPS ainda estipulava que, os países signatários que excluíam qualquer indústria de sua legislação de PI, a partir da assinatura do referido acordo, teriam de assimilar meios que permitissem que pedidos de patente já depositados no exterior e patentes já concedidas no exterior para os gêneros excluídos pudessem entrar nos países signatários, mesmo tendo ultrapassado o prazo regular de 1 ano após a data de prioridade. Vide artigo 70, seção 8 do TRIPS:
TRIPS – Art 70 – 8 – Where a Member does not make available as of the date of entry into force of the WTO Agreement patent protection for pharmaceutical and agricultural chemical products commensurate with its obligations under Article 27, that Member shall: (a) notwithstanding the provisions of Part VI, provide as from the date of entry into force of the WTO Agreement a means by which applications for patents for such inventions can be filed; (b) apply to these applications, as of the date of application of this Agreement, the criteria for patentability as laid down in this Agreement as if those criteria were being applied on the date of filing in that Member or, where priority is available and claimed, the priority date of the application; and (c) provide patent protection in accordance with this Agreement as from the grant of the patent and for the remainder of the patent term, counted from the filing date in accordance with Article 33 of this Agreement, for those of these applications that meet the criteria for protection referred to in subparagraph (b).
Assim, nasceram os artigos 229, 230 e 231 da LPI atual (a lei 9279 de 1996), como disposições transitórias da Lei:
Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de proteção sejam substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos ou substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 desta Lei, os quais serão considerados indeferidos, para todos os efeitos, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos.
Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, que tenham sido depositados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do art. 40. (redação dada pela alteração de 2001 à LPI)
Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.
§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei, e deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior.
§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do disposto no caput deste artigo.
§ 3º Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem.
§ 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.
§ 5º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.
§ 6º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo.
Art. 231. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que trata o artigo anterior, por nacional ou pessoa domiciliada no País, ficando assegurada a data de divulgação do invento, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido.
§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei.
§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será processado nos termos desta Lei.
§ 3º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção de 20 (vinte) anos contado da data da divulgação do invento, a partir do depósito no Brasil.
§ 4º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às matérias de que trata o artigo anterior, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.
(LPI – redação de 1996)
Em suma, o que está escrito no artigo 229 da LPI diz respeito às patentes mailbox. O que está escrito no 230 e 231 diz respeito às patentes pipeline (ao 231 é comumente imposta a alcunha de “pipeline nacional”).
Por pedido de patente mailbox, entenda: os pedidos de patente vindos do exterior depositados entre as datas 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997 no Brasil cujo objeto de proteção consistisse em uma tecnologia relacionada à área química, farmacêutica e alimentos.
O Artigo 229 atual da LPI com redação dada pela lei nº 10.196, de 2001 se reporta ao tempo pretérito, pois foi escrito anos após a janela de tempo em questão (de 1995 a 1997).
E o leitor há de se perguntar, essas datas fazem algum sentido ou são aleatórias? A resposta a essa pergunta é simples: 1 de janeiro de 1995 é o primeiro dia de vigência do tratado TRIPS e 14 de maio de 1997 é o primeiro dia de vigência da lei de propriedade industrial.
Por que existe essa janela de tempo? Porque o TRIPS determinava que os países em desenvolvimento (como o Brasil) poderiam demorar até o ano de 2005 (Art 66 seção 1 do TRIPS) para adotar as novas regras do tratado no que tange às patentes de fármacos e afins. Entretanto, enquanto esperavam a efetivação de uma nova lei que permitisse a patenteabilidade dos gêneros farmacêuticos, os ditos países deveriam criar algo que se convencionou chamar de MAILBOX (ou “caixa de correio”) já que os pedidos de patente depositados no INPI para tais tecnologias aguardavam seu processamento dentro de uma caixa de correio, que seria aberta somente com a vigência da 9279 de 1996.
Como o TRIPS entrou em vigor em 1 de janeiro de 1995 e a nossa lei de propriedade industrial atual entrou em vigor em 14 de maio de 1997, nosso mailbox não precisou vigorar até o ano de 2005. Essa janelinha de dois anos e meio criada pela redação atual do artigo 229 da 9279 de 96 é justamente para adequar o ordenamento atual ao tratado TRIPS, compensando uma promulgação tardia de nossa lei.
O prazo de vigência da patente mailbox é 20 anos cravados (independentemente da data de concessão desses documento; não fazendo jus, portanto ao parágrafo unico do artigo 40 da LPI). E essa é justamente a discussão tratada pelo STJ em tema recente abordado no caso do medicamento Soliris.
A patente pipeline, por outro lado, é a patente de fármaco que foi concedida no exterior antes da publicação da lei 9279 de 1996 e que terá uma concessão automática, sem exame de mérito no Brasil, caso seu documento de prioridade já tenha sido concedido no exterior.
O termo também é aplicado a pedidos de patente estrangeiros relacionados ao setor farmacêutico, depositados anteriormente a 1 de janeiro de 1995 (início do TRIPS).
O prazo de vigência da patente pipeline é até o fim da vigência de sua prioridade no exterior.
As principais diferenças entre patentes pipeline e pedidos de patente mailbox, são: 1 – patentes pipeline ou já eram patentes no exterior ou eram pedidos depositados no exterior antes do tratado TRIPS; patentes mailbox eram apenas pedidos de patente que entraram no Brasil no gap entre o início do TRIPS e a vigência da lei 9279 de 96. 2 – patentes pipeline foram concedidas automaticamente no Brasil com base na concessão de sua prioridade no exterior; pedidos de patente mailbox foram examinados regularmente pelo INPI. 3 – o prazo de vigência da pipeline encerra junto com o prazo de vigência de sua prioridade, por outro lado, o prazo de vigência da mailbox encerra com o termo de 20 anos sem os acréscimos do parágrafo único do art 40 da LPI.
E por que estamos desenterrando um tema tão antigo, isto é, por que estamos tratando de uma disposição transitória de uma lei de 1996?! Porque o STJ abordou recentemente o caso das patentes mailbox em uma ação que discutia o termo máximo de vigência de uma carta patente; e também porque o SFT irá tratar em breve de uma questão envolvendo a constitucionalidade das patentes pipeline.
EXEMPLOS DE PATENTES MAILBOX
PI9707379-2 titular Abbot Biotechnology Ltd. Depositada em 10.02.1997
PI9715219-6 titular Abbot Biotechnology Ltd. Depositada em 10.02.1997
PI9611962-4 titular Abbot Laboratories. Depositada em 26.01.1996
PI9507594-1 titular Alexion Pharmaceuticals, Inc Depositada em 01.05.1995
PI9709406-4 titular Aventisub II inc. Depositada em 24.04.1997
PI9707614-7 titular Bristol-Myers Squibb Company. Depositada em 24.02.1997
(fonte)
SOBRE O IMBRÓGLIO RECENTE ENVOLVENDO AS PATENTES MAILBOX
Para entender essa questão é preciso olhar com atenção o trecho grifado do artigo 229 da lei 9279/96 a seguir:
Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de proteção sejam substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos ou substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 desta Lei, os quais serão considerados indeferidos, para todos os efeitos, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos.(Redação dada pela Lei nº 10.196, de 2001)
Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, que tenham sido depositados entre 1o de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do art. 40 . (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001)
O trecho grifado acima se reporta apenas ao CAPUT do artigo 40 da lei 9279:
Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito. [CAPUT DO ART 40 DA LEI 9279 DE 1996]
Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. [PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 40 DA LEI 9279 DE 1996]
Ocorre que, o INPI, por descuido, ignorou esse detalhe e concedeu o prazo extra determinado no parágrafo único do art 40 para os pedidos com atraso no exame, mesmo para o caso das patentes mailbox.
A questão foi levada a juízo e o STJ em abril de 2018 entendeu que não deveria ser aplicado o parágrafo único do artigo 40 nestes casos.
SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DAS PATENTES PIPELINE
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal colocou em pauta uma ação protocolada nove anos atrás questionando a constitucionalidade das patentes pipeline.
O argumento sustentado pelo então procurador-geral da República, Antonio Fernando Souza, era o de que as patentes pipeline foram concedidas para elementos compreendidos pelo domínio público e que uma vez em domínio público não é possível a criação do monopólio legal da patente.
Fontes:
Pipeline: uma inconstitucionalidade patente – Denis Borges Barbosa 2002.
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS 1995