É muito comum que alguns iniciantes na área de propriedade industrial façam certa confusão à respeito das diferenças entre a patente de invenção e a patente de modelo de utilidade.

Alguns doutrinadores erroneamente induzem a crer que a patente de modelo de utilidade serve para proteger um melhoramento em algo que já existe, ao passo que a patente de invenção cumpre a função de proteger apenas invenções disruptivas (i.e., a lâmpada de Thomas Edison, a prensa de Gutenberg, a primeira locomotiva e o primeiro computador pessoal, por exemplo).

Nem de longe essa informação procede. Isso porque não apenas invenções de breakthrough podem ser objeto de patentes de invenção, mas pequenas melhorias implementadas em invenções muito conhecidas também o são.

Não obstante, a patente de modelo de utilidade adota como objeto de proteção um elemento muito mais limitado do que essa concepção errada postula. Senão vejamos. A lei de propriedade industrial define, em seu artigo 9º, que:

Art. 9o. É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação (LPI, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

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De acordo com a letra da lei, o elemento suscetível à proteção por patente de modelo de utilidade obrigatoriamente tem de ser: um objeto de uso prático, que apresente nova forma ou disposição, que envolva ato inventivo e que resulte em melhoria funcional em seu uso ou fabricação.

Por objeto de uso prático, entende-se: um objeto palpável, de proporção macroscópica, preferencialmente manipulável pelas mãos de um usuário.

Por nova forma ou disposição, entende-se: uma modificação introduzida em parte ou em toda a forma física do objeto, sendo definida e estável esta forma física.

Por resultar em melhoria funcional no uso ou fabricação, entende-se: que seja mais prático para manusear ou mais barato e/ou mais rápido de fabricar.

Por ato inventivo, entende-se: um requisito análogo à “atividade inventiva” (requisito para concessão de patentes de invenção) só que apreciado em escala reduzida.  O ato inventivo é, por definição, a propriedade de uma invenção menor, de uma criação que não se qualifica à proteção por patentes de invenção.

Portanto, com base nessa definição, não podem ser protegidos por patente de modelo de utilidade os seguintes elementos:

• fórmulas químicas;
• novos materiais;
• processos industriais;
• métodos;
• softwares embarcados;
• invenções mais sofisticadas, que vão além do dito “ato inventivo”;
• dentre outros elementos que se adéquam somente à proteção por patente de invenção.

Vide exemplos de documentos que atendem simultaneamente a todos os requisitos listados acima:

• MU9101674-6
• MU9101629-0
• MU9102250-9
• MU8801144-5

(documentos acessíveis no seguinte link)

1 – LIMITAÇÕES DA PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE

Regra geral, a concessão de uma patente de invenção traz muito mais benefícios ao seu titular que uma patente de modelo de utilidade. Dentre as desvantagens da patente de modelo de utilidade, podemos citar os problemas que seguem:

i. O modelo de utilidade compreende apenas uma única reivindicação independente no quadro reivindicatório (vide artigo 10 da Instrução Normativa nº 30/2013 e o artigo 23 da LPI);

ii. O modelo de utilidade tem apenas 15 anos de vigência (cinco anos a menos que as patentes de invenção – vide art. 40 LPI);

iii. Em tese, é muito mais difícil emplacar uma infração por equivalência a uma patente de modelo de utilidade. Isso porque, para determinação de infração a uma patente de modelo de utilidade, deve-se preferir a interpretação literal em oposição ao uso da doutrina dos equivalentes.

iv. O modelo de utilidade encontra dificuldades de gerar pedidos de patente correspondentes no exterior.

Este último detalhe – encontrar dificuldade de gerar pedidos de patente correspondentes no exterior – advém do fato de que a maioria dos países no exterior não concedem patentes de modelos de utilidade; portanto, não reconhecem o “ato inventivo” como requisito para concessão de patentes de um modo geral.

Por esse motivo, fica difícil convencer um examinador no exterior – nos países onde não existe modelo de utilidade – de que uma criação que atende ao requisito de ato inventivo no Brasil (que, portanto, não tem atividade inventiva em nosso país) atenderá ao requisito de atividade inventiva no exterior. Vide lista de países que possuem modelo de utilidade segundo a Organização Mundial de Propriedade Industrial, OMPI (em inglês, WIPO).

Quanto a ser mais difícil emplacar uma infração por equivalência a uma patente de modelo de utilidade, esse entendimento pode ser obtido facilmente na doutrina nacional. Vide artigo Modelo de Utilidade e Infração por Equivalência.

Apesar de tudo isso, depositar um Pedido de Patente de Modelo de Utilidade pode ser uma excelente ideia para o inventor que criou uma inovação incremental, que consista em uma modificação física em um objeto de uso prático. Isto porque a concessão do Modelo de Utilidade é muito mais facilmente alcançada do que a concessão da Patente de Invenção (quem diz isso é a WIPO, a organização mundial de propriedade industrial, vide link).

Apesar da taxa de concessão de Modelo de Utilidade ser relativamente igual à taxa de concessão de Patentes de Invenção no INPI, (vide Artigo de Antônio Abrantes), é notória a diferença no impacto tecnológico das tecnologias pleiteadas em ambos os campos (PI e MU).

Por esse motivo, quando a criação não for disruptiva, não estiver associada a um novo material, não compreender software embarcado, não dizer respeito a novos compostos químicos, fármacos, transgênicos e afins e sobre tudo isso persistir alguma dúvida se a invenção é óbvia a um técnico no assunto, a melhor opção é o depósito de um pedido de patente de modelo de utilidade.

2 – VANTAGENS DO MODELO DE UTILIDADE EM RELAÇÃO À PATENTE DE INVENÇÃO

Na prática, a única vantagem do pedido de patente de modelo de utilidade em relação ao pedido de patente de invenção é o fato de que o pedido de patente de modelo de utilidade é muito mais facilmente deferido pelo INPI do que o pedido de patente de invenção.

Isso, evidentemente, advém do fato de que, por definição, o “ato inventivo”, requisito para deferimento de modelos de utilidade, é muito mais facilmente alcançado que a “atividade inventiva”, requisito para deferimento de patentes de invenção.

3 – EXEMPLOS DE MODELO DE UTILIDADE

(MAIS EXEMPLOS DE MODELO DE UTILIDADE) 

4 – MUDANÇA DE NATUREZA

É possível converter um pedido de patente de invenção em um pedido de patente de modelo de utilidade durante o processamento administrativo do documento. O procedimento para essa troca de pedido de patente de invenção para pedido de patente de modelo de utilidade chama-se “mudança de natureza” e pode ocorrer tanto para converter um pedido de modelo de utilidade em um pedido de patente de invenção como o contrário, isto é, converter patente de invenção em modelo de utilidade.

Com base nessa possibilidade, muitos redatores evitam ao máximo depositar pedidos de patente de modelo de utilidade, sempre tentando obter uma patente de invenção para qualquer que seja a criação. Quando o INPI entende não ser possível o deferimento de um pedido de patente de invenção pelo não atendimento do requisito de atividade inventiva por suas reivindicações independentes, o redator solicita a mudança de natureza do documento para pedido de patente de modelo de utilidade (art. 35, inciso II, e art. 36, LPI).

Esta é uma boa estratégia, do ponto de vista da proteção dos direitos do titular da patente: sempre tentar a proteção por patente de invenção; quando isso não for possível, admitir a proteção por modelo de utilidade. Ao buscar a proteção mais abrangente possível, mas aceitando uma proteção mais restrita quando não houver outra opção, o redator faz uso da mesma lógica que adotou ao elaborar o quadro reivindicatório do documento, isto é: construir reivindicações independentes o mais amplas possível e dispor de diversas reivindicações dependentes para limitar o conteúdo das independentes durante o processo administrativo quando necessário.

5 – VIGÊNCIA DO MODELO DE UTILIDADE

Comentamos aqui que a vigência do modelo de utilidade é pelo prazo de 15 anos após a data de depósito. Ocorre que, uma exceção à regra é o atraso na concessão do documento pelo INPI devido ao grande backlog (i.e. a grande fila de pedidos de patente que aguardam exame no Instituto). 

O pedido de patente de modelo de utilidade que demorar mais de 8 anos para ser concedido, terá um período de vigência mínimo de 7 anos após a concessão. Isso é o que revela o parágrafo único do artigo 40 da lei de propriedade industrial brasileira: 

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito. Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

 

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(artigo baseado em trecho do livro Manual de Redação de Patentes de Ari Magalhães)