Modalidades de Infração de Patentes

Para que ocorra uma infração a uma patente, é necessário que o produto ou processo infrator replique exatamente as mesmas características definidas nas reivindicações independentes da aludida patente. Assim, quando um produto infrator revela as características A, B, C, D, E e a reivindicação independente da patente concedida define as mesmas características A, B, C, D, E entende-se que houve uma infração ao produto reivindicado. Esta é a situação ilustrada na comparação do Produto P2 com a Reivindicação independente nº1, a seguir:

No exemplo acima, o Produto P1 não infringe a reivindicação independente nº1 da patente X, pois o Produto P1 não compreende a característica “C” definida nessa reivindicação independente. O produto P2 infringe a reivindicação independente de nº1 da patente X, pois compreende todas as características nela definidas.

O Produto P3 também infringe a reivindicação nº1, pois este compreende todas as características definidas na referida reivindicação. Note-se que, mesmo compreendendo uma característica adicional “F”, o Produto P3 infringe a reivindicação independente de nº 1 da Patente X.

Portanto, no exemplo acima, são infratores da patente X, apenas os produtos P2 e P3:

A primeira exceção que é feita a essa regra é o caso da infração por equivalência (postulada no artigo 186 da LPI):

“Art. 186. Os crimes deste Capítulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente.” (LPI – lei nº 9.279, de 14 de Maio de 1996)

No exemplo a seguir, o produto P4 infringe a reivindicação nº 1 da patente X se a característica Z for “equivalente” à característica C da reivindicação. Para que seja constatada a equivalência, as duas características têm de compreender substancialmente o mesmo formato, substancialmente a mesma função e alcançar substancialmente o mesmo resultado uma da outra.  

Contudo, O uso do instituto infração por equivalência é mais restrito na interpretação de infração a modelos de utilidade.

A segunda exceção que é feita à regra da determinação de infração é a infração contributiva, postulada os artigos que seguem:

“Art. 185. Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente.”

“Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I – produto objeto de patente;

II – processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.”

(LPI – lei nº 9.279, de 14 de Maio de 1996)

Se existe uma patente reivindicando uma bicicleta e um fornecedor fornece kits para montagem da bicicleta, ditos kits compreendendo todas as peças desse objeto em uma única embalagem, essa situação definitivamente se enquadra na infração por contribuição do artigo 185 e 42 § 1º da LPI. Há controvérsias sobre a aplicação da infração por contribuição nas situações envolvendo reposição de peças quebradas dos objetos adquiridos em conformidade com a lei de patentes.

“Este artigo dá ao titular o direito de impedir que terceiros pratiquem atos também com relação a um componente ou parte, cuja aplicação final necessariamente resultará no uso da invenção ou modelo de utilidade patenteado, ainda que esse componente ou parte não seja separadamente reivindicado. Por exemplo, se em uma patente se reivindica um sistema de freio para veículos tendo, entre outras características, uma sapata de freio que é especialmente projetada para esse sistema de freio, então terceiros não podem fabricar e vender essa sapata de freio sem a autorização do titular, ainda que a sapata não seja reivindicada por si só na patente. Ao que parece, embora haja alguma controvérsia a respeito, isto também se aplica na circunstância em que a sapata vendida pelo terceiro não autorizado tem por finalidade substituir uma sapata de um sistema de freio colocado no mercado pelo próprio titular, não obstante as disposições relativas à exaustão de direitos. Em outras palavras, de acordo com uma interpretação possível do art. 185, não é necessário que o usuário final infrinja a patente para que as disposições deste artigo sejam aplicáveis contra aquele que fornece um componente da invenção a esse usuário.” 

Pg 408 do livro Comentários à Lei de Propriedade Industrial – 3ª Edição – Instituto Dannemann Siemsen – Editora Renovar

Com base na doutrina e nos artigos de lei apresentados, fica claro que, existe a possibilidade de alegação de infração quando existe um produto patenteado, dotado de componentes especificamente projetados para sua concretização e alguém encomenda serviços de usinagem ou elaboração de molde para cópia da peça particular compreendida por esse equipamento. 

Uma situação diferente é a compra de “itens de prateleira” para substituição de peças do produto patenteado. Imagine que somos proprietários de uma empresa transportadora de cargas que detém uma grande frota de caminhões. Imagine que todos os caminhões são do mesmo modelo e todos são protegidos por uma patente que define em uma única reivindicação todos os elementos compreendidos por esses veículos. Nada nos impedirá de comprar o fluido lubrificante, o pneu, a pastinha de freio, os fusíveis, as correias, os filtros e as lâmpadas de farol que quisermos para reposição de peças nos nossos caminhões (mesmo que estes elementos tenham sido citados na dita reivindicação). Como todos esses itens são produzidos por diversas empresas e têm aplicações diversas além da aplicação no nosso modelo de caminhão, não há qualquer restrição legal na substituição dessas peças por componentes das marcas que bem entendermos.

 Complicando um pouco mais, e se o motor do dito caminhão é protegido por uma patente que reivindica um cabeçote de motor fabricado em uma liga metálica especial, que é associado a uma válvula fabricada em material compatível com o metal do dito cabeçote. Note que, a patente reivindica a combinação “cabeçote + válvula” e se não houvesse o princípio da infração contributiva, só infringiria esta reivindicação quem reproduzisse a combinação dos dois elementos. Entretanto, como existe este princípio da infração contributiva, quando encomendamos a terceiros fornecedores a fabricação da dita válvula, estamos correndo o risco de sermos enquadrados em uma situação de infração. Isto porque esta válvula induz necessariamente à exploração do objeto da patente.

A encomenda de peças sob medida a terceiros fornecedores poderia caracterizar a infração por contribuição a terceiros fornecedores se, e somente se cada peça encomendada a terceiros fornecedores for exclusivamente desenvolvida para a solução de um problema cuja resolução encontra-se reivindicada em um documento de patente.

Ocorre que, a infração por contribuição é uma situação tão rara no plano fático da propriedade industrial que até o momento não existe um precedente jurídico brasileiro que afirme se o direito brasileiro é contrário ou liberal no que se refere à reprodução de componentes compreendidos por objetos patenteados quando o próprio comprador do objeto é quem encomenda a reposição das peças avariadas. Nos Estados Unidos, segundo Ivan Bacelar essa atitude estaria liberada, na Alemanha não estaria. Segundo a única doutrina que encontramos que trata especificamente sobre infração de contribuição para reposição de peças de produtos adquiridos legalmente, existe infração na reprodução de peças peculiares que compõem um objeto patenteado, apesar de “haverem controvérsias a esse respeito”. (vide Pg 408 do livro Comentários à Lei de Propriedade Industrial – 3ª Edição – Instituto Dannemann Siemsen – Editora Renovar)

Um ponto que diminui o risco de retaliação é o fato de que é muito raro ver fornecedores entrando com ação de infração contra seus clientes, pelo simples fato de que esses fornecedores desejam manter essas empresas como clientes. No pior dos cenários, o que ocorre é o envio de uma notificação extrajudicial e uma negociação amigável entre as partes.

+ e-books gratuitos sobre patentes