A realização do depósito de um pedido de patente para exame pelo corpo técnico do Instituo Nacional de Propriedade Industrial resultará em duas decisões emitidas pelo órgão: o deferimento (despacho 9.1) ou o indeferimento do pedido (despacho 9.2). Tais decisões decorrem de um caminho em que a solicitação poderá enfrentar exigências técnicas e formais que suspendem o andamento do pedido – por 60 ou 90 dias dependendo do código do despacho – até que o depositante as responda.

No primeiro caso, ocorre o deferimento do pedido e a Requerente deverá pagar uma retribuição para expedição da carta-patente. Todavia, se for 9.2 a Requerente recebe um parecer desfavorável por não atender aos critérios legais. Neste caso, deverá depositar um recurso para recorrer à decisão em um prazo de 60 dias.

Mas como elaborar este recurso? Quais pontos podem se utilizados para responder o despacho 9.2? Tendo como foco principal o indeferimento por não atender ao disposto no Artigo 8º da LPI, o presente artigo visa nortear o caro leitor a redigir um documento de tal forma que as suas chances de aprovação pelo corpo técnico do INPI sejam maiores.

O QUE É O DESPACHO 9.2?

De acordo com a Tabela de Códigos de Despachos de Pedidos, Patentes e Certificados de Adição de Invenção, publicada na RPI 2126 de 04/10/2011, a descrição do item 9.2 – INDEFERIMENTO é dada da seguinte forma:

“Indeferido o pedido por não atender aos requisitos legais, conforme parecer técnico. A cópia do parecer técnica poderá ser solicitada através do formulário modelo 1.05. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do depositante (…).”

Com base no trecho reproduzido acima, é possível concluir que um pedido de patente recebe um parecer desfavorável quando não atende aos requisitos de mérito, como por exemplo, aos dispostos no Art. 8 da Lei de Propriedade Industrial.

“Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.”

A aferição de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial é feita pelo corpo técnico do INPI. No caso da avaliação do recurso ao despacho 9.2, é constituído por um grupo varia entre 3 e 4 examinadores.  Ainda, vale destacar que o Examinador que emitiu as exigências técnicas e/ou formais durante a análise do pedido não comporá o corpo técnico mencionado anteriormente.

Por ser a última chance de reverter o indeferimento do pedido de patente, o depositante precisa estruturar uma argumentação sólida e que seja baseada em aspectos técnicos e/ou jurídicos para defender a invenção. Portanto, apenas a reutilização de argumentos já apresentados em outros despachos durante o exame do pedido pode não ser uma estratégia tão eficiente.

DICAS PARA ELABORAÇÃO DO RECURSO

Ao passo que os Examinadores analisam o pedido de patente através de bases legais, o depositante também deverá elaborar um recurso apoiado nos conhecimentos técnicos da LPI, diretrizes e doutrinas sobre patentes.

ASPECTOS LEGAIS

Por exemplo, a Resolução nº 169, de 15 de Julho de 2016 – Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II, é um documento que orienta como os examinadores devem avaliar os requisitos de patenteabilidade de uma invenção. Essa resolução é composta por 7 capítulos: invenções, aplicação industrial, estado da técnica, novidade, atividade inventiva, reivindicações do tipo Markush e composições.

Em cada capítulo, o texto discorre maneiras para a análise de determinado requisito de um pedido de patente. Ainda, aponta diversas definições sobre termos muito utilizados por Examinadores para negar o deferimento de uma invenção, como “evidente” e “óbvio”, por exemplo. Através desses textos, o redator do recurso pode obter trechos e definições que auxiliem na argumentação contra o parecer 9.2 emitido pelo INPI.

Assim, ter conhecimento dos documentos do estado da técnica e dos motivos apresentados que justificam o indeferimento do pedido de patente, entender o que diz a referida diretriz é fundamental para elaborar uma argumentação contrária à decisão publicada.

Por exemplo, na Resolução existem regras de valores e faixas numéricas que indicam quando um pedido, que possui dados quantitativos semelhantes a um documento da técnica, apresenta novidade ou não em comparação ao dito documento. Portanto, saber como avalia o corpo técnico de examinadores pode ser de grande ajuda na elaboração do recurso.

ASPECTOS TÉCNICOS

O redator também deverá procurar inconsistências na argumentação utilizada pelo Examinador. Os técnicos do INPI são profissionais altamente qualificados em suas áreas e nas diretrizes e leis que conduzem o exame de uma patente. No entanto, em alguns casos as alegações apresentadas podem conter brechas passíveis de exploração pelo redator. Vale ressaltar que as patentes concedidas no Brasil são para resolução de problemas técnicos.

Enfatizar o quão recorrente e importante é o problema técnico que a invenção pretende solucionar e como irá fazê-lo, bem como expor de que forma o estado da técnica não resolve o referido problema, são bons argumentos para rebater a banca examinadora do INPI. A citação de artigos científicos para invenções científicas ou notícias de órgãos internacionais renomados em determinadas áreas são maneiras de sustentar seus argumentos.

Os Examinadores podem rebater trechos do quadro reivindicatório do invento com trechos dos documentos do estado da técnica citados no parecer técnico. Assim, é importante estabelecer uma ordem na redação para esclarecer ao máximo o que está sendo argumentado, a base e de que maneira será feito.

Por exemplo, uma caneta que possui um relógio digital, onde o dito relógio digital é acoplado ao tinteiro da caneta. Ainda, o relógio digital informa ao usuário quanto tempo aquela caneta ainda pode dispensar tinta. Essa invenção pode ser nova e inventiva para o redator, mas não para o Examinador.

No exame, o Examinador cita que um determinado parágrafo do documento 1 citado no parecer antecipa a reivindicação independente 1 da invenção pleiteada. Deve-se elencar as diferenças técnicas que a invenção possui frente à(s) anterioridade(s) citada(s), de forma a evidenciar que tratam de matérias distintas. Posteriormente, demonstrar ao Examinador em quais artigos ou itens das leis e/ou diretrizes as partes técnicas destacadas da invenção se enquadram, evidenciando o cumprimento com os requisitos de mérito. Finalmente, rebater a argumentação do Examinador concluindo que as características técnicas embasadas nas legislações citadas sustentam o ineditismo e novidade frente ao estado da técnica.

CONCLUSÃO

Os caminhos que levam ao despacho 9.2 são diversos. Por exemplo, o corpo técnico do INPI pode considerar um não cumprimento dos requisitos legais exigidos para o patenteamento de uma invenção (Art. 8 da LPI) frente aos documentos de anterioridades apresentados durante os pareceres técnicos emitidos ao decorrer do exame.

Conhecer leis e diretrizes na resposta de um indeferimento é essencial, pois se trata da última chance do depositante para pleitear o deferimento do pedido.

Deste modo, não se recomenda a reutilização de argumentos apresentados em exigências anteriores sem aprofundamento. Essa prática, em alguns casos, pode corroborar os questionamentos dos examinadores e enfraquecer o recurso.

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