Para informar sobre o andamento do pedido de patente, seja uma patente de invenção ou de modelo de utilidade, o INPI se utiliza de despachos publicados na Revista de Propriedade Industrial (RPI). A leitura, e, em especial, a resposta destes despachos são de extrema importância, pois a partir deles que é determinada a continuidade ou arquivamento do pedido de patente.

Estes despachos podem ser separados em categorias:

– Despachos de exame formal;

– Despachos de exame técnico;

– Despachos do processo administrativo.

O foco deste artigo são os despachos decorrentes de exame técnico e formal. No entanto, alguns despachos mais frequentes que podem invalidar o pedido de patente também são abordados.

Os despachos decorrentes de exame formal apresentam os resultados da verificação do enquadramento do pedido de patente nas formalidades da Lei 9279 de 1996, Instrução Normativa 30 de 2013 e Instrução Normativa 31 de 2013. Em geral, tais formalidades dizem respeito à formatação dos documentos, como margem, número de páginas, número de linhas por página, além da presença da expressão caracterizante em todas as reivindicações.

Alguns dos despachos mais importantes são:

2.5 – Exigência – Art. 21 da LPI

O despacho 2.5 é referente aos preceitos do Art. 19, o que indica que o pedido não contém um dos seguintes documentos:

• Requerimento;
• Relatório descritivo;
• Reivindicações;
• Desenhos (se houver);
• Resumo; e
• Comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

O prazo para resposta a esse despacho é de apenas 30 dias a partir da data de publicação na RPI.

DESPACHOS DE EXAME TÉCNICO

Como o próprio nome revela, estes despachos ocorrem após a análise técnica do pedido pelo Examinador, em que são verificados os critérios referentes ao conteúdo da patente. Os principais critérios analisados pelo Examinador, encontram-se nos Arts. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 24 e 25.

Resumidamente, o Examinador verifica se o pedido atende aos requisitos de novidade, atividade inventiva (ou ato inventivo, no caso de patentes de modelo de utilidade), aplicação industrial,  aos inventos não considerados invenção ou modelo de utilidade pelo Art. 10, os inventos não patenteáveis segundo o Art. 18, unidade de invenção e suficiência descritiva.

Caso o Examinador entenda que o pedido de patente não obedece a um dos artigos supracitados, é emitido um parecer que informa qual dos artigos não é cumprido. Tais pareceres podem ser publicados como um dos seguintes despachos:

6.1 – Exigência Técnica

6.7 – Outras Exigências

6.21 – Exigência preliminar – pedidos com buscas realizadas por outros Escritórios de Patentes

6.22 – Exigência preliminar – pedidos sem buscas realizadas por outros Escritórios de Patentes

6.23 – Exigência preliminar – pedidos com buscas realizadas por outros Escritórios de Patentes

7.1 – Conhecimento do Parecer Técnico

9.2 – Indeferimento

9.2.4 – Manutenção do Indeferimento

6.1 – Exigência Técnica

O despacho 6.1 é utilizado pelo examinador para verificar a concordância do pedido de patente com os Artigos 10, 18, 22, 24, 25 e 32 da Lei 9279 de 1996 (LPI), além dos requisitos de patenteabilidade de acordo com os Artigos 8, 11, 13 e 15 da LPI, ou seja, se o pedido possui aplicação industrial, novidade e atividade inventiva.

Neste despacho, o examinador ainda analisa a relação de dependência entre as reivindicações, palavras que podem ser mal interpretadas, entre outras.

A resposta a esta exigência é feita adequando as questões apontadas pelo examinador, argumentando a existência de novidade, atividade inventiva ou atividade industrial, ou ainda adequando trechos do pedido de patente, no prazo de 90 dias.

É válido lembrar que quaisquer alterações realizadas no pedido devem estar de acordo com o artigo 25 da LPI, ou seja, as alterações devem estar fundamentadas no relatório descritivo.

6.21, 6.22 e 6.23 – Exigências Preliminares

Os despachos 6.21, 6.22 e 6.23 são muito semelhantes. Inclusive, o despacho 6.21 e 6.23 são os mesmos, apenas emitidos em épocas diferentes. Estes despachos se referem as buscas de anterioridades realizadas pelos Examinadores.

Dentre tais despachos, os despachos 6.21 e 6.23 são para pedidos com contrapartes depositadas no exterior e que já passaram por buscas de anterioridades em outros escritórios. A fim de acelerar/otimizar o processo de exame de pedidos de patentes, as anterioridades apontadas pelos Escritórios de Patentes no exterior são aproveitadas para o exame brasileiro. Mais do que isso, as anterioridades contidas nesses despachos devem se limitar aos documentos identificados pela busca do escritório estrangeiro. Por outro lado, o despacho 6.22 são emitidos para pedidos sem correspondentes no exterior, sendo a busca realizada pelo INPI.

Nestes despachos, devemos argumentar sobre os critérios de novidade e atividade inventiva frente as anterioridades apontadas, destacando suas diferenças e por quê atende aos referidos critérios, dentro do prazo de 90 dias da publicação do despacho na RPI.

Nos despachos 6.21, 6.22 e 6.23, os examinadores apenas apontam os documentos de técnica anterior apontando apenas o nível de relevância de cada um deles. Os documentos de relevância A indicam o estado geral da técnica, por outro lado, os documentos de relevância N são documentos que minam a novidade do referido pedido de patente, enquanto os documentos de relevância I e Y são relacionados à atividade inventiva da invenção.

6.7 – Outras Exigências

O despacho 6.7 é um despacho informativo, utilizado para alertar o depositante do pedido de patente sobre algum problema no decorrer do processo, principalmente após alguma resposta aos despachos 6.1, 6.21, 6.22 e 6.23. O depositante deve se manifestar frente a este parecer dentro do prazo de 90 dias.

7.1 – Conhecimento do Parecer Técnico

O despacho 7.1 é emitido quando, após as considerações feitas nos despachos 6.1, 6.21, 6.22 e 6.23, as argumentações frente a novidade, atividade inventiva ou aplicação industrial não convencem o examinador. É uma segunda chance de argumentar e explicar ao examinador os motivos pelos quais as características do invento atendem aos critérios de patenteabilidade. O prazo para resposta deste despacho é de 90 dias.

É muito importante que a resposta a este despacho seja feita com cuidado, devendo focar em evidenciar as características distintivas do pedido de patente, pois esta é a última cartada antes do indeferimento. Porém, ainda assim, vale deixar uma carta na manga, pois, isto pode ser usado para recorrer a um possível indeferimento (9.2).

9.2 – Indeferimento

O despacho 9.2 indica o indeferimento do pedido de patente. Dentro do prazo de 60 dias, o depositante pode entrar com recurso para recorrer desta decisão, cuja avaliação será conduzida por um grupo que costuma variar entre 3 e 4 examinadores. Desse modo, é de extrema importância estruturar uma argumentação embasada tanto em aspectos técnicos como jurídicos para defender o invento.

É válido lembrar que, por ser a última chance de salvar o pedido, os argumentos precisam estar afiados e serem inéditos, apresentar argumentos já utilizados não é uma boa tática em nenhum despacho do INPI.

OUTROS DESPACHOS

8.6 – Arquivamento – Art. 86 da LPI

8.11 – Manutenção do Arquivamento

9.1 – Deferimento

11.1 – Arquivamento – Art. 33 da LPI

11.1.1 – Arquivamento definitivo – Art. 33 da LPI

11.2 – Arquivamento – Art. 36 §1° da LPI

11.4 – Arquivamento – Art. 38 §2° da LPI

11.6.1 – Arquivamento da Petição – Art. 216 §2° da LPI

11.20 – Manutenção do Arquivamento

12.2 – Recurso Contra o Indeferimento

15.10 – Mudança de Natureza

8.6 – Arquivamento – Art. 86 da LPI

O despacho 8.6 é emitido quando ocorre algum engano no pagamento da anuidade do pedido de patente ou da patente deferida, seja uma falta de pagamento, um pagamento realizado fora do prazo ou a complementação da retribuição é necessária, ou seja, foi paga uma anuidade para pedido de patente, quando, na realidade, a anuidade correta seria uma anuidade de patente, cujo valor é mais elevado.

Neste caso, o prazo de resposta é de 3 meses para o depositante requerer a restauração do andamento do pedido pela GRU 208 e enviar o formulário 1.02 com o pagamento da anuidade em atraso ou da complementação do valor, ou enviar o comprovante de pagamento.

8.11 – Manutenção do Arquivamento

Caso não se realize o pedido de restauração do andamento do processo dentro do prazo, o despacho 8.11 é emitido. A manutenção do arquivamento é uma medida definitiva, onde o processo de obtenção da patente é paralisado, e o conteúdo do pedido de patente é considerado de domínio público. Não há nada que se possa fazer para salvar o pedido de patente após este despacho.

11.1 – Arquivamento – Art. 33 da LPI

O despacho 11.1 é realizado quando o requerimento de exame não é realizado dentro do prazo de 36 meses contados a partir da data de depósito. Neste caso, o pedido é arquivado.

O pedido de patente poderá ser desarquivado, mediante o pagamento de uma retribuição específica, dentro do prazo de 60 dias a partir da publicação do despacho 11.1.

11.1.1 – Arquivamento definitivo – Art. 33 da LPI

Quando o requerimento de desarquivamento não é realizado e não há o pagamento da taxa dentro do prazo, o pedido de patente é arquivado em definitivo, por meio do despacho 11.1.1.

11.2 – Arquivamento – Art. 36 §1° da LPI

O despacho 11.2 é feito quando qualquer despacho não é respondido dentro do prazo de 90 dias. Este despacho acarreta um arquivamento definitivo.

11.4 – Arquivamento – Art. 38 §2° da LPI

O despacho 11.4 é emitido quando a patente é concedida, porém o pagamento da retribuição para emissão da Carta Patente não é realizado dentro do prazo de 90 dias. Este despacho decorre no arquivamento definitivo do pedido de patente.

11.6.1 – Arquivamento da Petição – Art. 216 §2° da LPI

O despacho 11.6.1 é realizado quando a procuração  não é apresentada no prazo de 60 dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo, isso incorre no arquivamento definitivo do pedido.

11.20 – Manutenção do Arquivamento

O despacho 11.20 é a manutenção do arquivamento, ou seja, o arquivamento é realizado em definitivo. Este despacho é emitido quando algum despacho de arquivamento que poderia ser revertido não é respondido. A partir deste ponto, o processo administrativo do pedido de patente não pode ser reaberto e seu conteúdo é considerado domínio público.

12.2 – Recurso Contra o Indeferimento

O despacho 12.2 é o recurso contra o indeferimento pelo despacho 9.2. Quando o depositante entra com o recurso contra indeferimento, o INPI emite o despacho para que fique registrado.

15.10 – Mudança de Natureza

O despacho 15.10 é referente a mudança de natureza da invenção. A mudança de natureza da invenção pode ocorrer em dois cenários:

• O pedido foi depositado em categoria errada – o pedido foi depositado como patente de invenção, mas deveria ser modelo de utilidade ou vice-versa;
• O examinador não considera que a presente invenção possui atividade inventiva;

A mudança de natureza pode ser considerada uma estratégia em pedidos que se enquadram no segundo cenário. Quando o examinador entende que a invenção possui novidade e aplicação industrial, mas não possui atividade inventiva, mesmo após as argumentações, a mudança de natureza pode ser conveniente.

O modelo de utilidade não exige atividade inventiva, e sim o ato inventivo.  O ato inventivo é semelhante à atividade inventiva, porém em menor escala. Ou seja, é um conceito ligeiramente mais fácil de ser concebido.

Desta forma, a mudança de natureza é realizada no intuito de facilitar a aprovação do pedido de patente, ao se utilizar de um conceito mais fraco. O conceito mais fraco, no entanto, tem um preço. A proteção concebida pelo modelo de utilidade é de 15 anos, contra 20 anos da patente de invenção.

Considerações finais

Conforme apontado acima, uma resposta bem estruturada e dentro do prazo, é de extrema importância, desde o depósito do pedido, até o final da vigência da patente.

Uma equipe especializada em Propriedade Intelectual, com ampla experiência no acompanhamento de pedidos no INPI, é de grande auxílio, tanto no controle de prazos, com softwares específicos para o monitoramento, quanto para uma resposta bem estruturada, com grande embasamento técnico e jurídico.

O MNIP conta com um dos maiores corpos técnicos do Brasil e da América Latina. Oferecemos os serviços de depósitos de pedidos, acompanhamento do pedido junto ao INPI, elaboração de estratégias de respostas aos despachos, consultoria para elaboração de estratégias e respostas ao INPI e muito mais.

Salomão Gieremek

salomao.g@mnip.com.br