Durante o andamento do seu pedido de patente, principalmente após o requerimento de exame, o INPI emitirá despachos a fim de que o titular do pedido de patente, ou seu respectivo procurador, preste esclarecimentos, promova alterações ou apresente documentos necessários para o correto andamento do referido exame técnico. A princípio, a continuidade no andamento do seu pedido de patente pode terminar com o tão sonhado momento: a concessão da sua carta patente!

Dentre os variados despachos emitidos pelo INPI, o presente artigo visa discorrer detalhadamente sobre a exigência preliminar, publicada na RPI sob o código de despacho 6.23, conforme define a atual Portaria INPI n° 34/2022. Além disso, o presente artigo visa ajudar o caro leitor a responder apropriadamente uma exigência preliminar 6.23, de modo a aumentar as chances de superar as objeções feitas pelo INPI.

Afinal de contas, o que é uma exigência preliminar?

Primeiramente, diante do crescente número de pedidos de patentes depositados no INPI a cada ano, foi criado em 2019 o Projeto de Combate ao Backlog que visa “a redução substantiva do número de pedidos de patente de invenção com exame requerido e pendentes de decisão”. Nesse sentido, foram publicadas as Resoluções n° 240/19 (substituída pela Portaria INPI PR nº 412/20) e 241/19 que estabelecem as “exigências preliminares”, sob os códigos de despacho 6.22 e 6.21, respectivamente. Então, em 12 de abril de 2022, o INPI publicou a Portaria nº.34, que atualiza os procedimentos relativos ao aproveitamento de buscas realizadas por outros escritórios de patentes estrangeiros, sob o código de despacho 6.23.

Antes de mais nada, por exigência preliminar, entende-se qualquer comunicação escrita emitida pelo INPI que examina o pedido de patente para informar a Requerente sobre as objeções preliminares à concessão da patente. Nesse sentido, tais objeções geralmente se referem à falta de novidade, atividade inventiva ou clareza das reivindicações da invenção. A exigência preliminar é emitida antes da análise técnica do pedido de patente e fornece ao requerente a oportunidade de corrigir quaisquer problemas ou deficiências identificadas no pedido antes que a análise técnica comece. Em suma, isso pode ajudar a acelerar o processo de concessão de patentes, reduzindo a probabilidade de que o pedido seja negado ou que surjam disputas legais posteriores.

Diferenças técnicas entre os despachos sob códigos 6.21, 6.22 e 6.23

De maneira suscinta, as exigências preliminares 6.21, 6.22 e 6.23 são muito semelhantes, conforme observa-se na Tabela 1. Inclusive, as exigências preliminares 6.21 e 6.23 são as mesmas, sendo que foram apenas emitidas em épocas diferentes, salvo pequenas outras mudanças. Nesse sentido, os despachos 6.21 e 6.23 são emitidos para pedidos de patente com contrapartes depositadas no exterior e que já passaram por buscas de anterioridades em outros Escritórios de Patentes. Ou seja, a fim de acelerar/otimizar o processo de exame de pedidos de patentes no Brasil, as anterioridades apontadas pelos Escritórios de Patentes no exterior são aproveitadas para o exame brasileiro, sendo citadas no relatório de busca das exigências preliminares 6.21 e 6.23. Por outro lado, os despachos 6.22 são emitidos para pedidos sem correspondentes no exterior, no qual a busca de anterioridades é realizada pelo próprio INPI.

Cabe ressaltar que o relatório de busca de uma exigência preliminar 6.23 fica limitado aos documentos de anterioridades apontados pelos Escritórios de Patentes no exterior, conforme dita o Art.3 da Portaria INPI n° 34/2022. Ao passo que o exame do pedido progride, o INPI é livre para complementar o relatório de busca com novos documentos de anterioridades que o instituto acreditar ser relevante frente a invenção de interesse, conforme dita o Art.5 da referida Portaria.

Tabela 1. Diferenças técnicas entre despachos sob códigos 6.21, 6.22 e 6.23.

	6.21	6.22	6.23
Resolução n°	241/19	Portaria n° 412/2020	Portaria nº. 34
Base legal	Art. 36 (LPI)	Art. 36 (LPI)	Art. 36 (LPI)
Prazo de Resposta	90 dias	90 dias	90 dias
Não manifestação	arquivamento definitivo (11.2)	arquivamento definitivo (11.2)	arquivamento definitivo (11.2)
Possibilidade de busca complementar	Vetada busca complementar	Condicionada à realização de busca por ferramenta automática que emprega algoritmo de levantamento do estado da técnica.	Condicionado ao prosseguimento do exame de pedido, conforme art. 5 da portaria n° 34.
Critérios	– não submetido ao 1º exame técnico realizado pelo INPI;* – não objeto de solicitação de qualquer modalidade de exame prioritário no INPI; – não contendo petição de subsídios de 3º ao exame ou parecer de subsídios da ANVISA; e – possuindo pedido correspondente com buscas de anterioridade realizadas por Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais; e – com data de depósito até 31/12/2016.	– não sujeito ao 1º exame técnico realizado pelo INPI;* – não objeto de solicitação de qualquer modalidade de exame prioritário no INPI; – não possuindopetição de subsídios de 3º ao exame ou parecer de subsídios da ANVISA; e – não possuindo pedido correspondente com buscas de anterioridade realizadas por Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais; e – com data de depósito até 31/12/2016.	– não restrito ao 1º exame técnico realizado pelo INPI;* – não objeto de solicitação de qualquer modalidade de exame prioritário no INPI; – não dotada de petição de subsídios de 3º ao exame ou parecer de subsídios da ANVISA; e – contendo pedido correspondente com buscas de anterioridade realizadas por Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais; e – com data de depósito a partir de 01/01/2017.

*Antes de tudo, por exame técnico, entende-se a avaliação, feita por um técnico no assunto, quanto a patenteabilidade do pedido de patente. O exame técnico poderá concluir pela patenteabilidade do respectivo pedido (código de despacho 9.1 – deferimento) ou pela necessidade de: adaptação do pedido à natureza reivindicada, reformulação do pedido ou divisão do mesmo ou cumprimento de exigências técnicas (código de despacho 6.1 – exigências técnicas e formais) ou pela não patenteabilidade (código de despacho 7.1 – ciência de parecer).

Fonte: INPI.

O que é avaliado em uma exigência preliminar?

O principal objetivo de uma exigência preliminar é “convidar o depositante a apresentar emendas no quadro reivindicatório baseado em exame de correspondente fora do país, assim como apresentação de argumentos para reforçar os requisitos de patenteabilidade da invenção, principalmente a atividade inventiva, em relação aos documentos mais relevantes do estado da técnica” (OLIVEIRA, 2022). Em outras palavras, a manifestação do depositante quanto a exigência preliminar 6.23 pode incluir argumentos e/ou emendas das reivindicações do pedido de patente como forma de superar as objeções postas pelo INPI. Ainda mais, os argumentos devem reforçar a patenteabilidade de sua invenção frente os documentos apontados, fornecendo os motivos pelas quais o Examinador deve mudar de posicionamento. Todavia, se emendas forem feitas no quadro reivindicatório, a argumentação do depositante também deve indicar as alterações feitas e como elas superam as objeções feitas pelo INPI.

Categorização dos documentos listados

Em uma exigência preliminar 6.21, 6.22 e 6.23, no entanto, não são realizados comentários específicos sobre cada anterioridade (isso é feito em despachos 7.1 e 9.2, conforme comentado em outros artigos do presente blog), ou seja, é feito uma avaliação bem superficial em cima de cada uma das anterioridades. É apontado somente se a anterioridade é relevante ou não frente determinada invenção. Dito isso, a relevância de cada uma das anterioridades apontadas é classificada por meio de códigos, como A, N, Y, X e PN.

Segue abaixo os respectivos significados de cada um dos códigos utilizados:  

A – documento que define o estado geral da técnica, mas não é considerado de particular relevância;

N – documento de particular relevância; a invenção reivindicada não é nova quando o documento é considerado isoladamente;

I – documento de particular relevância; a invenção reivindicada não pode ser considerada dotada de atividade inventiva ou de ato inventivo quando o documento é considerado isoladamente;

Y – documento de particular relevância; a invenção reivindicada não pode ser considerada dotada de atividade inventiva quando o documento é combinado com um outro documento ou mais de um;

PN – documento patentário, publicado após a data de depósito do pedido em exame, ou da prioridade requerida para o pedido em exame, cuja data de depósito, ou da prioridade reivindicada, é anterior a data de depósito do pedido em exame, ou da prioridade requerida para o pedido em exame; esse documento patentário pertence ao estado da técnica para fins de novidade, se houver correspondente BR, conforme o Art. 11 §2.º e §3.º da Lei n° 9.279, a LPI.

Como responder adequadamente uma exigência preliminar 6.23?

A exigência preliminar 6.23 representa o primeiro parecer do INPI quanto à patenteabilidade de uma invenção. Caso a manifestação do depositante não convença o INPI quanto a patenteabilidade da sua invenção, o último emite uma Ciência de Parecer, conhecido como despacho 7.1, e, por último, o indeferimento do pedido de patente, conhecido como despacho 9.2. Ainda, o depositante pode entrar com recurso para recorrer esta decisão na esfera administrativa. Logo, é de se esperar que o titular de um pedido de patente goze de três chances para poder superar as objeções feitas pelo INPI e conseguir a concessão de sua patente.

Considerando que o titular de um pedido de patente deseja esclarecer a novidade ou inventividade de sua invenção frente a um conjunto de documentos citados pelo INPI, este precisa entender que a argumentação deve ser suficiente, de modo a superar as objeções do Examinador, mas também não deve ser demasiadamente esclarecida a fim de deixar outros pontos a serem arguidos em futuros possíveis despachos 7.1 e 9.2 (caso o Examinador não seja convencido na resposta do depositante à exigência preliminar).

Vamos supor, por analogia, que um indivíduo possui munição limitada em um mundo apocalíptico, torna-se imprudente o indivíduo gastar toda sua munição em pequenas hordas de zumbis, ficando sem meios de se defender no aparecimento de enormes grupos. O mesmo vale para o uso demasiado de argumentos em uma exigência 6.21, 6.22 e 6.23.

Adicionalmente, o uso demasiado de argumentos em uma resposta a tais exigências apenas dilui a força dos argumentos mais convincentes, além de transparecer ao Examinador que você está desesperado e irá dizer qualquer coisa, mesmo que irrelevante, para conseguir o deferimento do seu pedido de patente.

Dito isso, segue abaixo as principais sugestões para responder adequadamente uma exigência preliminar , conforme nosso entendimento:

1) Ler atentamente a exigência preliminar 6.23

Embora o documento de uma exigência preliminar contenha poucas informações, revelando somente uma lista de documentos de anterioridades segundo sua relevância frente a uma determinada invenção, ainda torna-se necessário ler atentamente esta exigência a fim de identificar as anterioridades apontadas e construir uma estratégia de argumentação eficiente contra cada um dos documentos citados, dentro do prazo legal estipulado pela LPI.

Por exemplo, supondo que uma anterioridade é classificada como “I” (a invenção reivindicada não apresenta atividade inventiva ou de ato inventivo quando o documento é considerado isoladamente) frente a uma anterioridade, a argumentação do titular, por exemplo, deve-se basear em características técnicas da presente invenção que um técnico no assunto não conseguiria concebê-las de maneira óbvia, partindo-se dos ensinamentos revelados pela anterioridade citada, tanto no quadro reivindicatório quanto no relatório descritivo.

Adicionalmente, o depositante, quando for identificar o seu pedido de patente na resposta à referida exigência, deve-se atentar se as informações postas na resposta estão iguais aos dados presentes no referido documento.

2) Conhecer a invenção

De nada adianta querer demonstrar a inventividade da sua invenção frente o estado da técnica se você não souber antes do que se trata, em detalhes, o objeto do seu invento. Logo, estudar o pedido de patente em questão precede a elaboração de uma resposta adequada à exigência 6.23, sendo isso válido para qualquer parecer desfavorável do INPI.

3) Conhecer a jurisdição do país voltada a Propriedade Intelectual

Vale ressaltar que não são todos que possuem um vasto conhecimento sobre os direitos e obrigações referentes ao sistema patentário brasileiro, cabendo esta expertise a um escritório especializado em Propriedade Industrial, como o MNIP. Supondo que o depositante prefira não ser assistido nessas situações, é recomendado que o primeiro estude, primeiramente, a LPI n° 9.279/1996 antes de se manifestar quanto a referida exigência 6.23 a fim de não infringir nenhum artigo definido nesta legislação.

Cuidado: Supondo que um depositante de pedido de patente pretenda emendar o quadro reivindicatório, como forma de superar as objeções feitas, sem a assistência de um escritório de patentes na sua resposta à referida exigência, este precisa ter cuidado para não ampliar a matéria inicialmente reivindicada, conforme proíbe o Art. 32 da LPI, ou reduzir substancialmente o escopo de proteção do seu pedido de patente, o que, por sua vez, não é desejado por um depositante.

Curiosidade: o depositante dispõe de até 90 dias para se manifestar quanto a uma exigência preliminar, a partir da data de publicação na RPI. Cabe destacar que não responder o despacho emitido dentro do prazo previsto resulta no arquivamento definitivo do seu pedido de patente, de acordo com o Art. 36 da LPI. Ou seja, ficar atento a este prazo é fundamental para o depositante não perder o seu prazo de resposta.

4) Coerência e simplicidade

Uma escrita clara e concisa é fundamental em qualquer tipo de escrita, ainda mais em um texto, cujo proposito é mostrar a novidade e inventividade da sua invenção frente o estado da técnica. Quanto mais conciso, coerente e simples for sua escrita, maiores as chances que o Examinador se convença que sua invenção de fato é única em relação ao estado da técnica.

A escrita de uma resposta à exigência deve ser técnica sem fazer uso de termos difíceis e de “juridiquês”. Deve se levar em conta que quem está lendo a sua resposta é um técnico na área de conhecimento do seu pedido de patente, e não um operador de direito.

5) Distinguir a invenção do estado da técnica

Vale ressaltar que uma resposta eficiente deve demonstrar de forma clara a conexão entre as características técnicas e as vantagens técnicas da sua invenção frente os documentos apontados no relatório de busca da referida exigência preliminar, de preferência apontando para a solução de um problema técnico bem definido. Ou seja, é importante apresentar as características técnicas, que tornam a sua invenção nova e não óbvia frente o estado da técnica, na resposta a uma exigência a fim de mostrar ao Examinador que os documentos apontados falham em resolver um problema técnico do estado da técnica que sua invenção propõe solucionar.  

6) Referenciar tudo

Um parecer desfavorável, como uma exigência preliminar, representa nada mais que a opinião de Examinador quanto a patenteabilidade da sua invenção frente o estado da técnica. Dessa forma, a resposta a qualquer exigência deve ser convincente o suficiente para que o Examinador possa mudar de ideia e conceder, por sua vez, a carta patente a sua invenção.

Em função disso, o uso de referências e citações configura uma ótima ferramenta para aumentar a credibilidade e força da sua argumentação. Por referências, entende-se qualquer fonte de caráter técnico e confiável que possa comprovar que a sua linha de pensamento possui embasamento e respaldo teórico,  incluindo desde trechos da própria anterioridade citada (destacando as diferenças entre a dita anterioridade e a sua invenção) até outros documentos científicos. 

As Diretrizes de Exame de Pedidos de Patentes representam uma das  referências que pode ser alvo de citações em uma resposta à exigência preliminar. Uma vez que tais diretrizes norteiam e auxiliam o depositante na obtenção da proteção por patente, citá-las aumenta, ainda mais, a credibilidade da manifestação do depositante contra tais exigências.

Conclusão

O andamento de um pedido de patente no Brasil constitui um processo bastante moroso, o que exige do titular de uma invenção um alto investimento de tempo e dinheiro. Logo, responder adequadamente uma exigência preliminar 6.23 resulta em maiores chances do INPI conceder a carta patente ao titular de uma invenção, além da concessão da carta patente poder ocorrer em menor tempo possível.

Diante disso, torna-se necessário profissionais especializados em Propriedade Industrial que sejam capazes de escolher a melhor estratégia para manifestar-se quanto a uma exigência emitida pelo INPI. Dito isso, o MNIP oferece todo o suporte para te ajudar a fazer essa escolha.

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Referências bibliográficas

OLIVEIRA, SABINA. MANUAL DE PATENTES DE INVENÇÃO: COMO PROTEGER INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS, São Paulo, SP: Umlivro, 2022, p. 317-318.