ERROS NO PEDIDO DE PATENTE

Na escrita de um pedido de patente, muitas vezes, algumas questões deixadas de lado podem levar a erros no pedido de patente. Estes erros podem prejudicar a concessão do seu pedido de patente.

Diante disso, é necessário atentar a alguns possíveis erros no pedido de patente que possam acontecer devido à falta de informação. Os erros mais comuns são: forma de proteção errada; ignorar a regra da proibição de adição de matéria nova; não saber o estado da técnica; tentar patentear algo não patenteável; escolher mal o procurador; não acompanhar o processo administrativo; falta de planejamento financeiro e não estar atento aos prazos de internacionalização;

Forma de proteção errada

Um dos possíveis erros cometidos é querer proteger por segredo industrial algo que recomenda-se a proteção por patente ou vice-versa. O segredo industrial é uma modalidade diferente de proteção, que não necessita de deposito em um órgão específico.

O segredo industrial pode ser um método de fabricação, dados confidenciais, códigos de programação, ferramentas usadas internamente em uma única indústria, receitas, entre outros.

Realiza-se esta forma de proteção através de acordos internos ou contratos, sendo eles entre inventores, colaboradores, empresas terceirizadas, para a proteção do referido segredo.

A diferença mais notável entre a proteção de um invento por patente ou por segredo industrial é o tempo de proteção. Patentes tem um tempo limitado de proteção, 20 anos contados a partir do depósito para patentes de invenção, e 15 anos para modelo de utilidade.

Já o segredo industrial não possui um tempo limitado de proteção, desde que a revelação do segredo não ocorra.

Se a patente possui uma validade determinada e o segredo industrial não, é mais vantajoso proteger as invenções por segredo industrial?

Depende! Segredo industrial é uma forma de proteção mais vantajosa quando não há possibilidade alguma de alguém descobrir o segredo. Por exemplo, uma solução com vários compostos químicos que, quando misturados, são decompostos em outros componentes, e consequentemente, a concentração inicial não pode ser descoberta.

Um exemplo clássico é a indústria de comidas e bebidas, onde os funcionários recebem os componentes para mistura em recipientes como se fosse um ingrediente secreto. Vale lembrar que, a tentativa de manter o segredo deve ser sempre uma prioridade.

Em indústrias que não se beneficiam dessa mistura de componentes, tais como as industriais farmacêuticas ou de engenharia, o segredo industrial não é vantajoso. No caso da engenharia, por exemplo, um concorrente pode comprar seu produto, desmontá-lo, e visualizar as peças que o compõem.

A partir do momento em que alguém descobre o suposto segredo, usando de engenharia reversa ou experimentação, o segredo é revelado e a proteção é perdida. Diferentemente da patente de invenção ou modelo de utilidade, que, devido ao depósito da patente, a proteção é conferida mesmo com a divulgação da invenção.

Ignorar a regra da proibição de adição de matéria nova

Ao realizar a escrita de um pedido de patente, o redator precisa estar familiarizado com os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, conforme artigos 11, 12, 13 e 15 da LPI (Lei 9279/1996) para uma patente de invenção. No caso de uma patente de modelo de utilidade, a atividade inventiva é substituída pelo ato inventivo, conforme os Artigos 11, 12, 14 e 15 da LPI.

Contudo, o redator deve estar ciente dos Artigos 24 e 32 da LPI.

“Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

Parágrafo único. No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.”

“Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido. “

O referido Artigo 24 discorre a respeito da suficiência descritiva. A suficiência descritiva é a descrição da invenção de forma detalhada e clara, para que qualquer um consiga reproduzi-la após o fim de sua vigência.

O Artigo 32 da LPI diz respeito ao acréscimo de matéria nova. As alterações podem ocorrer livremente no pedido até o requerimento de exame. Isso é possível, desde que estas alterações estejam limitadas ao conteúdo já revelado no relatório descritivo.

Portanto, com base nos Artigos 24 e 32, o redator deve se atentar a detalhar minuciosamente os pontos chaves da invenção. Isso porque, a fim de que seja possível reproduzi-la, além de descrever possíveis variações da invenção, sabendo que não é possível adicioná-las posteriormente.

Não saber o estado da técnica

Antes de escrever o pedido de patente, é de suma importância a realização de uma busca de anterioridades. A busca consiste em uma pesquisa através de categorias internacionais e palavras-chave, sobre a existência de patentes e produtos parecidos com a invenção.

A busca de anterioridades pode ser feita pelo próprio inventor ou pelo escritório que o inventor irá contratar para a escrita do pedido de patente.

O entendimento do estado da técnica é importante para verificar, principalmente, o cumprimento dos requisitos de novidade e atividade inventiva/ato inventivo.

Considerando o Artigo 32, as características que garantem novidade e atividade inventiva/ato inventivo devem estar presentes no relatório descritivo no momento do depósito.

Em outras palavras, é importante que sua patente seja escrita conhecendo os produtos do estado da técnica. Isso para que sejam expostas as vantagens e diferenças frente aos documentos já existentes.

Uma busca de anterioridade malfeita, poderá ocasionar em um indeferimento da patente, por já existir uma invenção idêntica ao que se está tentando patentear.

Tentar patentear algo não patenteável

Antes de realizar a escrita de um pedido de patente, recomenda-se que o inventor se informe quanto a patenteabilidade da invenção, a fim de não infringir nenhum Artigo da LPI.

O Artigo 10 descreve alguns inventos em que não se considera invenções:

“Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

I – descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II – concepções puramente abstratas;

III – esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

IV – as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

V – programas de computador em si;

VI – apresentação de informações;

VII – regras de jogo;

VIII – técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

IX – o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.”

Em suma, o Artigo 10 versa sobre concepções abstratas, que não podem ser concretizadas em um produto, por exemplo.

O Artigo 18 também trata de elementos não patenteáveis:

 “Art. 18. Não são patenteáveis:

I – o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

II – as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e

III – o todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, micro-organismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.”

É necessário saber todas as regras do jogo, para não desperdiçar tempo e recursos em um pedido de patente que não será concedido pelo INPI.

Escolher mal o procurador

Ao procurar um redator ou procurador para realizar a escrita do pedido de patente, é primordial que se atente a um escritório que disponha de profissionais que tenham conhecimento técnico. Mais especificamente, um redator que possua o conhecimento técnico necessário para um maior entendimento da área técnica da patente.

A Propriedade Industrial, apesar de ser um campo do direito empresarial, envolve muito mais que advogados.

É comum que escritórios de propriedade industrial, principalmente os que trabalham com patentes, tenham profissionais dos mais variados campos técnicos do conhecimento. Deste modo haverá uma melhor compreensão da invenção e troca de informações com os inventores.

Não acompanhar o processo administrativo

Após o deposito do pedido de patente, é preciso acompanhar todo o processo administrativo até a concessão da patente.

Durante o processo administrativo, existem diversas etapas que podem dar errado e causar o arquivamento do seu pedido de patente.

O INPI emite exigências que, caso não sejam respondidas tempestivamente, resultam no arquivamento do seu pedido de patente. As exigências emitidas pelo INPI possuem prazos de resposta que variam de 5 a 90 dias.

A partir do terceiro ano do pedido de patente, são cobradas anuidades pelo INPI. Existe um prazo correto para o pagamento da anuidade que, se não seguido corretamente, pode gerar custos adicionais ou ainda, arquivamento do seu pedido de patente.

Por arquivamento, entenda, um indeferimento do pedido de patente, não pelo não cumprimento dos requisitos de patenteabilidade, mas pela falta de atendimento aos prazos. Seria algo análogo ao abandono do pedido de patente.

Até o prazo de 36 meses, deve ser feito o requerimento de exame. Caso o requerimento de exame não seja realizado no prazo correto, o seu pedido de patente é arquivado.

Além dos prazos, existe mais uma complicação. As exigências, anuidades e requerimento de exame possuem, cada um, uma GRU (Guia de Recolhimento da União) específica, a depender da exigência e da anuidade (ano, pedido/concedido, prazo ordinário ou extraordinário, patente de invenção ou de modelo de utilidade). Caso seja emitida e paga GRU errada, o INPI pode não identificar a ação e arquivar o pedido.

De todo modo, é necessário sempre estar atento ao site do INPI, para que não perca nenhum prazo. Caso não disponibilize de tempo para verificar o INPI, é recomendado que entre em contrato com um escritório (se preferir, o mesmo que redigiu o pedido da patente), ou com um especialista, para garantir que o pedido não seja arquivado.

Falta de planejamento financeiro

Depositar um pedido de patente não é algo rápido, nem barato, portanto, é preciso que o inventor se organize bem financeiramente para poder arcar com cada etapa do processo, desde a escrita até o fim da vigência da patente.

Os custos envolvem a redação do pedido de patente, a taxa de depósito, as anuidades que, inicialmente são baratas, mas encarecem muito com a concessão da patente, o requerimento de exame que pode ser caro, a depender da quantidade de reivindicações.

A má organização financeira, pode levar ao arquivamento do pedido, considerando os custos envolvidos.

Não estar atento aos prazos de internacionalização

Caso o pedido já tenha sido depositado em âmbito nacional, e o inventor queira que sua patente tenha proteção em outros países, há dois modos para fazê-lo, o primeiro é através da Convenção da União de Paris (CUP), e o segundo modo é através do Tratado de Cooperação de Patentes (PCT).

Ambos os modos apresentam vantagens e desvantagens. De forma resumida, a CUP é mais indicada para pessoas ou empresas que desejam depositar seu pedido em poucos países, enquanto o PCT é mais indicado para quando a proteção é desejada em vários países.

Na CUP, o depositante deve entrar na fase nacional de cada país em um prazo de até 12 meses a partir da data de depósito do pedido de prioridade. Após isso, cada país vai conduzir sua própria fase administrativa.

O PCT, por outro lado, possui o prazo de 12 meses após o depósito do pedido de prioridade para adesão ao sistema, e após isso, pelo menos, mais 18 meses para entrada nas fases nacionais de interesse. Após a entrada no PCT, é necessário que o inventor escolha uma autoridade de busca, para que o documento seja examinado por um dos órgãos responsáveis pela documentação de pedido de patente, podendo ser o INPI brasileiro, o escritório europeu (EPO) ou o escritório americano (USPTO).

Muitos inventores, não se atentam ao prazo para entrada no PCT ou na CUP e acabam pensando em internacionalizar seu pedido de patente somente após seu sucesso comercial, o que, muitas vezes, acontece após o encerramento dos prazos.

Uma pergunta muito comum nessa hora é: “Eu não posso depositar no país que eu quero sem reivindicar a prioridade?”

A resposta é depende, caso seja um pedido exatamente igual, a resposta é não, pois os requisitos de novidade e atividade inventiva são globais, não restritos ao país de depósito. Agora, caso o inventor esteja disposto a agregar características que distanciem o novo pedido do pedido anterior, de forma que sejam apreciadas novidade e atividade inventiva, é possível.

Conclusão

Conforme abordado acima, existem diversas coisas que podem levar a erros no pedido de patente, desde a redação até o final da vigência da patente.

É importante entender qual é a proteção mais adequada à invenção, como redigir um pedido de patente, o que pode ser alterado ao longo do processo administrativo de concessão, qual GRU emitir e quando pagar, como monitorar o pedido de patente, quando internacionalizar o pedido, entre outros.

Dito isso, um escritório especializado como o MNIP é muito útil, pois reúne profissionais experientes de diversos campos tecnológicos, uma equipe que monitora o processo administrativo de patentes por um software específico e conta com diversos escritórios parceiros no exterior, o que facilita a internacionalização do pedido de patente! Entre em contato conosco!

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